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Jetzt geht die Post ab! - Neues Urteil zum Thema Google-Adwords; diesmal geht es um farbige Wort-Bildmarken

Beitrag von Rechtsanwalt Michael Terhaag, LL.M.

Beratung Fachanwalt Düsseldorf TerhaagYou have got mail! David gegen Goliath.

Der gelbe Riese Deutsche Post AG, aktuell viel in der Presse zum Thema Mindestlohn  sorgte jüngst mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung für Aufsehen. In der Sache geht es um die Verwendung einiger Begrifflichkeiten bei Google Adwords und in den Metatags durch ein mittelständliches Brief- und Paketkasten-Unternehmen, wobei der Begriff "Briefkastenfirma" hier nicht im übertragenen Sinn gemeint ist. 

Erschrocken und verwundert über die Vorgehensweise des ehemaligen Vertragspartners wehrte sich der Antragssgegner gegen die zunächst erlassene einstweiligen Verfügung und erhielt jetzt durch Urteil des Landgerichts Braunschweig vom 28. November 2007 erstinstanzlich Recht.

I. Rechtsproblematik der Google-Adwords und Marken allgemein

Der Fall als solches ist bei erster Betrachtung nichts Besonderes. Über die Problematik der markenmäßigen Verwendung von Metatags und Adwords haben auch wir bekannterweise schon umfangreich prozessiert und berichtet.
Vor diesem Hintergrund war es natürlich auch kein Zufall, dass die Deutsche Post AG ausgerechnet Ihren Weg nach Braunschweig suchte, da dort nicht zuletzt durch unsere Mithilfe an anderer Stelle sich die Meinung eines markenmäßigen Verstoß bei Google-Adwords durchgesetzt und auch vor dem OLG Bestand hatte. 

Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle aber eine aktuelle Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln, welche sich der Rechtssprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf angeschlossen hat. Hiernach stellt die Verwendung von geschützten Begriffen als so genanntes Adword mangels visueller Wahrnehmbarkeit keinen markenmäßiger Gebrauch dar, vgl OLG Düsseldorf Urteil zuletzt vom 23.01.2007, AZ I-20 U 79/06 - Adwords keine Markenverletzung sowie  - OLG Köln, Urteil vom 31.08.2007, Az.: 6 U 48/07 - Keine kennzeichenmäßige Benutzung beim Keyword-Advertising.

Nach Einschätzung beider Oberlandesgerichte besteht im Unterschied zur Metatag-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (Impuls III) im Falle des Keyword-Advertising deshalb keine kennzeichenmäßige Benutzung, weil der Nutzer sich keine Gedanken darüber mache, warum die Werbung des Konkurrenten neben der Trefferliste erscheint und ob dies mit der Eingabe seines Suchwortes zusammenhängt.

Aus unserer Sicht kam es auf diese Frage in dem aktuellen Fall aber gar nicht an!

II. Die hier vorliegenden Marken im Besonderen

1.) beinahe ausnahmslos Wortbildmarken

Während man noch bei reinen Wortmarken über die Rechtsfrage der markenmäßigen Verwendung streiten mag, kann man dies bei den in diesem konkreten Fall vorliegenden Wortbildmarken aus unserer Sicht nicht. Wortbildmarken kommen hinsichtlich Ihres Schutzumfanges von jeher nicht an den der Wortmarken heran. Geschützt ist gerade und ausschließlich die eingetragene grafische und eventuell farbliche Gestaltung der Marke und nicht die Begrifflichkeit schlechthin.

So können Wort-Bildmarken bekanntermaßen bereits rein technisch nicht als Google-Adwords, insbesondere aber auch nicht als Metatag-Keywords verwendet werden, da hier wie da keine Grafiken, sondern ausschließlich Worte eingebunden werden.

Die hier streitgegenständlichen Marken haben, wenn Ihnen überhaupt eine Kennzeichnungskraft zukommt, diese ausschließlich wegen des hinzugefügten „Posthorns“ vgl.

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und

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oder der verwendeten Schriftart, wegen eines Bildverlaufs im Hintergrund oder wegen der besonderen farblichen Gestaltung, vgl.

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sowie

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Natürlich ist es hierbei auch kein Zufall, dass alle Marken in Farbe und mit gelbem Hintergrund eingetragen wurden.

Von der ebenfalls mit zum Streitstand gemachten 3D-Marke

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einmal ganz abgesehen.

Bei den hier eingefügten Grafiken handelt es sich auch in der Farbgebung um Original-Kopien aus der Datenbank des Deutschen Marken und Patentamtes.

Naturgemäß keine der vorgelegten Grafik-Marken hatte einer der Abgemahnten so verwendet.

2.) entsprechende Wortmarken zurückgewiesen

Besonders interessant an dem Fall und daher wohl auch nicht entscheidungsunerheblich ist die Tatsache, dass zahlreiche Wortmarken der hier vorgelegten Natur seitens des Deutschen Patent- und Markenamtes wohl berechtigterweise als nicht eintragungsfähig abgewiesen wurden, vgl. hier lediglich beispielhaft (Deutsche Post):

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sowie ausdrücklich für Transportwesen:

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Marken im Zusammenhang mit „Pack“ wurden ausweislich der Datenbank des deutschen Patentamtes insgesamt 192 Marken zurückgewiesen/zurückgenommen und hinsichtlich „Station“ waren es derer immerhin 57 Marken.

3.) Sehr schwache Kennzeichnungskraft

Ein markenrechtlicher Verstoß kommt aus unserer Sicht bei dem hier konkreten Fall eben insbesondere dann bei Wort-Bildmarken nicht in Betracht, wenn diese wie vorliegend –wenn überhaupt – nur eine ganz geringe Kennzeichnungskraft besitzen, vgl. hierzu die Entscheidung des Oberlandesgerichts Dresden vom 30.August 2005, Az.: 14 U 498/05 - Keine Markenrechtsverletzung durch Google Ad-Words bei schwacher Wort-/Bildmarke.

In dieser Entscheidung ging es u.a. um Kennzeichnungskraft der Wort-Bildmarke „Plakat 24“ im Zusammenhang mit Druckereidienstleistungen und der Verwendung derer Wortbestandteile bei Adwords bzw. Suchmaschinen allgemein. So führte der Senat seinerzeit aus:

Die Wort/Bildmarke "Plakat 24" ist nur in dem Umfang ihrer eingetragenen Darstellung geschützt. Eine optische Darstellung kann nicht in eine Suchliste eingetragen werden, diese reagiert nur auf eine eingegebene Zahlenfolge.“

sowie

„Eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr bei der bloßen Verwendung des Wortbestandteils "Plakat 24" scheidet aus, da die Wortbestandteile nicht prägend sind. Selbstständige nicht schutzfähige Bestandteile können zwar zur Prägung eines Gesamteindrucks beitragen (BGH GRUR 1996, 200 f.), aber rein beschreibenden Angaben kommt grundsätzlich kein bestimmender Einfluss auf den Gesamteindruck zu (BGH GRUR 1995, 808 f.; WTRP 2002, 2309; vgl. auch OLG Köln NJR 2003, 518).“[Unterstreichung nicht im Original]

a) Post Box

Am eindeutigsten ist dies gegeben bei dem Begriff „Post Box“ dieser bedeutet nichts anderes als „Briefkasten“, vgl. ausweislich Pons-Wörterbuch

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und ist genau das, was die Antragsgegner vertreiben.

So ist es ganz sicher kein Zufall, dass die Deutsche Post AG, hier beinahe bei allen Marken, „lediglich“ eine Wort-Bildmarke und sogar eine 3D-Marke für sich in Anspruch nimmt.

b) Packstation und Packstationen

Auch bei diesen beiden Begriffen handelt es sich im Ergebnis um solche rein beschreibender Natur.
„Pack“ ist eine aus dem Englischen gebräuchliche Bezeichnung für den Begriff Paket, (Zigaretten-)Schachtel oder Packung, vgl. nocheinmal Pons-Wörterbuch:

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Dem zweiten Bestandteil „Station“ darf für einen —wie auch immer gearteten—Aufbewahrungsort oder Platz sicher jede Kennzeichnungskraft abgesprochen werden.

Insofern gilt für die Marke „Packstation“ und deren Plural „Packstationen“ aus unserer Sicht ebenfalls die ausgeführten Einschränkungen hinsichtlich ihrer Kennzeichnungskraft und auch diese Begriffe beschreiben nur das was die Antragsgegnerin vertreibt, nämlich Brief- bzw. Paketkästen.

c) Post Packstation

Hieran ändert sich auch nicht durch die Zugabe der einzigen Wortmarke „Post“. Zur nicht (mehr) existenten Kennzeichnungskraft des Begriffes Post wurde vor deutschen Gerichten vergleichsweise viel entschieden. Lediglich beispielhaft seien hier die folgenden Entscheidungen erwähnt:

So führte beispielhaft letztgenanntes Gericht aus:

„Der Senat läßt insoweit die Frage offen, ob der Marke “POST” allenfalls – so die Auffassung der Oberlandesgerichte Hamburg (GRUR – RR 2005, 149 – TNT Post Deutschland), Köln (GRUR – RR 2005, 155 – Die BLAUE POST) und Zweibrücken (GRUR – RR 2007, 89 – R. Post Deutschland) – schwache Kennzeichnungskraft zukommt, weil das Wort “Post” bezüglich der hier gegebenen Dienstleistungen nur eine rein beschreibende Bedeutung und damit kaum Unterscheidungskraft hat.“

Da es sich wie dargestellt bei „Packstation“ lediglich um einen beschreibenden Begriff für einen Paketkasten handelt, gilt dies umso mehr, als das in diesen selbstverständlich auch Post eingeworfen werden kann. Eine markenmäßige Nutzung liegt hier also gerade nicht vor, sondern lediglich eine zutreffende Beschreibung der eigenen Waren- und Dienstleistungen.

d) Deutsche Post

So verhält es sich auch mit der Verwendung der Bezeichnung „Deutsche Post“. Unabhängig davon das auch die diesbezüglichen Marken farblich in gelb gestaltet und mit dem Posthorn gekennzeichnet sind, darf die Antragsgegnerin selbstverständlich ihre Briefkästen in dieser Art und Weise beschreiben. Auch „Deutsche Post“ hat zunächst einmal –wenn überhaupt – lediglich ganz geringe Kennzeichnungskraft.

Ganz konkret ist aber natürlich der Paket-Briefkasten der Antragsgegnerin eben ausdrücklich und maßgeblich für Lieferungen von deutscher Post der „Deutschen Post“ geeignet und bestimmt. Insofern handelt es sich hierbei um einen Standardfall des § 23 MarkenG - Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft.

Die Verwendung der Bezeichnung geschieht hier eben nicht markenmäßig bzw. untersagungspflichtig da sie als „Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere ihre Art, ihre Beschaffenheit, ihre Bestimmung…“ benutzt wird.

Die Voraussetzungen einer Sittenwidrigkeit liegen hierbei augenscheinlich nicht vor, da es eben von maßgeblicher Bedeutung ist, dass bestimmte Großpakete der „Deutschen Post“ in den geräumigen Briefkasten passen. Zumal wie aufgezeigt die entsprechende Wortmarke als solche mit dem Vermerk „nicht eintragungsfähig“ berechtigtermaßen vom Patentamt abgelehnt wurde.

III. Zusammenfassung der bisherigen Rechtssprechung

So ist es zusammenfassend eben keinesfalls so, dass die erkennenden Gerichte quasi sklavisch an die Berücksichtigung der streitgegenständlichen Marken gebunden ist und so hat es auch das Landgericht Braunschweig im Ergebnis gesehen. Vielmehr hat sich dies anhand der konkreten Kennzeichnungskraft zu geschehen. Das OLG Dresden hatte hierzu noch ausgeführt:

„Zwar ist der Senat an die Eintragung des Zeichens "Plakat 24" als Marke beim DPMA gebunden. Dies steht allerdings einer Berücksichtigung des Freihaltebedürfnisses der Mitbewerber bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft und damit der Festlegung des Schutzumfangs nicht entgegen. Auch vor diesem Hintergrund sind jedoch die Kennzeichnungskraft - damit der Schutzumfang des Zeichens - als sehr sehr gering zu qualifizieren. Im Hinblick auf das Freihaltebedürfnis, das in der Druckereibranche an den Bezeichnungen "Plakat" und den für sich genommen völlig schutzunfähigen Zeichenbestandteil "24" für einen 24-Stunden-Service besteht, genügen bereits geringste Abweichungen bei der Benutzung des Zeichens oder seiner Bestandteile, um eine Rechtsverletzung auszuschließen.“

Die ausgesprochene Zurückhaltung bei der Berücksichtigung maßgeblich beschreibender Marken wird von der herrschenden Meinung vorgenommen. So  hat der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 22. April 2004, Az.: I ZR 189/01 – „urlaub direkt“ – bereits festgestellt, dass aus einer eingetragenen Marke immer dann keine Unterlassungsansprüche geltend zu machen sind, wenn aufgrund sehr schwacher Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr selbst bei identischen Kennzeichen nicht vorliegen kann. So urteilte der erste Zivilsenat:

Der Wortfolge "URLAUB DIREKT" fehlt für Dienstleistungen im Bereich des Tourismus wegen des ausschließlich beschreibenden Bezugs jegliche Unterscheidungskraft.“.

Im Ergebnis ebenso OLG Düsseldorf - „Professional-Nails.de“ (Az.: 20 U 73/06 vom 20. Mai 2007); OLG Köln vom 4. August 2005 - „Investment.de“ (Az.: 6 U 163/05); LG Frankenthal vom 29. September 2005 - „günstig.de“ (2 HK O 55/05); LG Hamburg -  „erotikmarketing.de“(312 O 448/03); LG München „klingeltöne.de“ (33 O 11107/06).

In all den vorbenannten Gerichtsverfahren ging es um Markeninhaber von kennzeichnungsschwachen, beschreibenden Marken, die die Nutzung der entsprechenden Begrifflichkeit durch Dritte verbieten lassen wollten und hiermit gescheitert sind.

IV. Die aktuelle Entscheidung des Landgerichts Braunschweig

Die vorliegende Entscheidung folgt diesen hier ausführlich wiedergegebenen Ausführungen zu großen Teilen. Nach Einschätzung der Kammer erlangen Wort-/Bildmarken Kennzeichnungskraft nicht nur durch den rein beschreibenden Wortbestandteil, dessen sich bei der Benutzung als AdWord bedient werden kann, sondern durch die spezielle graphische Gestaltung bzw. die 3-Dimensionalität, die Zusammenschreibung der Wörter und das Gesamtbild sowie die typische Postfarbe.
All dessen haben sich die Verfügungsbeklagten nicht bedient und technisch auf dem gewählten Weg auch gar nicht bedienen können.
Die Herkunftsfunktion der Klagemarken werde durch das Vorgehen der Verfügungsbeklagten noch nicht einmal andeutungsweise in Frage gestellt. Der Ruf der Marken der Verfügungsklägerin leide daher auch - offenkundig - nicht.

Wie die Sache entgültig ausgeht, ist noch offen. Der Goliath Deutsche Post AG legte noch am Tag des Zugangs der Urteilsgründe sofort Berufung zum Oberlandesgericht ein. Bei einem Gegenstandswert von 100.000 Euro ein riesen Prozessrisiko für David.