Leitsätzliches
1) Am 01.02.2020 hat sich das Vereinigte Königreich (UK) vorbehaltlich einer Übergangsfrist bis zum 31.12.2020 aus der Europäischen Union zurückgezogen. Während dieser Übergangszeit blieb das Recht der Europäischen Union im Vereinigten Königreich weiterhin anwendbar. Ab dem 01.01.2021 werden die Rechte des Vereinigten Königreichs nicht mehr als frühere Rechte „in einem Mitgliedstaat“ für Verfahren aus relativen Gründen geschützt. Die Voraussetzungen für die Anwendung von Artikel 8 Absätze 1, 4 und 5 EUTMR, die in der Gegenwartform formuliert sind, müssen zum Zeitpunkt der Entscheidung ebenfalls erfüllt sein.
2) Da nicht eingetragene Marken auf EU-Ebene nicht geschützt sind, ist eine nicht eingetragene Marke der Europäischen Union keine förderfähige Widerspruchsgrundlage.
3) Das Vereinigte Königreich kann nicht als gültiges Gebiet des betreffenden Verfahrens beansprucht werden, da die Rechte des Vereinigten Königreichs nicht mehr als frühere Rechte „in einem Mitgliedstaat“ für die Zwecke von Verfahren aus relativen Gründen geschützt sind.
4) Lediglich zitierte Bestimmungen des britischen Rechts im Text des Widerspruchs reichen jedenfalls nicht aus, um den Widerspruch in Bezug auf Artikel 8 Absatz 4 EUTMR zu begründen.
(noch nicht rechtskräftig)

Britische Marke berechtigt nicht (mehr) zu Widerspruch gegen Unionsmarke - EUIPO, Entscheidung vom 12.2.2021 Az.: B 003029595

 Widerspruchsverfahren No. B 3029595
12/02/2021
 

[English original decision]

[...] London, UK (Widerspruchsführer), vertreten durch [...] London, United Kingdom (professioneller Vertreter).


g e g e n


Jann B. [...] Deutschland (Markenantragssteller) vertreten durch Terhaag & Partner Rechtsanwälte, Graf-Adolf-Str. 70, 40210 Düsseldorf, Deutschland (professioneller Vertreter).


Am 12.02.2021 hat die Widerspruchsabteilung folgende

ENTSCHEIDUNG

getroffen:

1. Der Widerspruch Nr. B 3 029 595 wird vollständig zurückgewiesen.
 
2. Dem Widerspruchsführer werden die Kosten des Verfahrens begrenz auf 300€ auferlegt.

 

BEGRÜNDUNG

Der Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren der Markenanmeldung der Europäischen Union Nr. 17 364 738 #sorrybro (Wortmarke) ein. Der Widerspruch beruht auf folgenden früheren Rechten:

1. Markenregistrierung des Vereinigten Königreichs Nr. 3 181 272 für die Wortmarke ‘SORRYBRO’, für die sich der Widersprechende auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a berufen hat; 8 (1) (b) und 8 (5) EUTMR.

2. Markenregistrierung des Vereinigten Königreichs Nr. 3 182 882 für das Bildzeichen für das sich der Widersprechende auf Artikel 8 Absatz 1 a), 8 (1) (b) und und 8 (5) EUTMR berufen hat.

3. Nicht eingetragene Wortmarke „SORRYBRO“, die im Rahmen des Handels verwendet wird in Österreich, Kroatien, Dänemark, Finnland; Griechenland; Italien; Luxemburg; Polen; Slowakei; Schweden ; Vereinigtes Königreich; Slowenien; Portugal; Malta; Lettland; Ungarn; Frankreich; EUIPO; Zypern; Belgien; Bulgarien; Tschechien; Estland; Deutschland ; Irland; Litauen; Niederlande; Rumänien; Spanien. Dies soweit sich der Widersprechende auf Artikel 8 Absatz 4 EUTMR berufen hat.

4. Nicht eingetragene Bildmarke, die im Rahmen des Handels verwendet wird in Österreich, Kroatien, Dänemark, Finnland; Griechenland; Italien; Luxemburg; Polen; Slowakei; Schweden ; Vereinigtes Königreich ; Slowenien; Portugal; Malta; Lettland; Ungarn; Frankreich; EUIPO; Zypern; Belgien; Bulgarien; Tschechien; Estland; Deutschland ; Irland; Litauen; Niederlande; Rumänien; Spanien. Dies soweit sich der Widersprechende auf Artikel 8 Absatz 4 EUTMR berufen hat.

 

Am 01.02.2020 hat sich das Vereinigte Königreich (UK) vorbehaltlich einer Übergangsfrist bis zum 31.12.2020 aus der Europäischen Union zurückgezogen. Während dieser Übergangszeit blieb das Recht der Europäischen Union im Vereinigten Königreich weiterhin anwendbar. Ab dem 01.01.2021 werden die Rechte des Vereinigten Königreichs nicht mehr als frühere Rechte „in einem Mitgliedstaat“ für Verfahren aus relativen Gründen geschützt.

Die Voraussetzungen für die Anwendung von Artikel 8 Absätze 1, 4 und 5 EUTMR, die in der Gegenwartform formuliert sind, müssen zum Zeitpunkt der Entscheidung ebenfalls erfüllt sein.

Im vorliegenden Fall stützte der Widersprechende das Verfahren auf zwei Markeneintragungen des Vereinigten Königreichs (Nr. 1 und 2 der obigen Liste). Der Widerspruch stützt sich auch auf zwei nicht eingetragene Marken, die im Rahmen des Handels unter anderem im Vereinigten Königreich verwendet werden (Nr. 3 und 4 der obigen Liste).

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erklärung wird der Schluss gezogen, dass der Widerspruch keine gültige Grundlage mehr hat und abgewiesen werden muss, soweit die oben genannten früheren Rechte und die angeführten relativen Gründe, gemäß Art. 8 Abs. 1 (a), vorliegen; 8 Abs. 1 (b); 8 Abs. 4 und 5 betroffen sind.

Folglich wird die Einspruchsabteilung das Verfahren nur auf der Grundlage von nicht registriert Marken „SORRYBRO“ und beurteilen, die im Rahmen des Handels verwendet werden in Österreich, Kroatien, Dänemark, Finnland; Griechenland; Italien; Luxemburg; Polen; Slowakei; Schweden; Vereinigtes Königreich; Slowenien; Portugal; Malta; Lettland; Ungarn; Frankreich; EUIPO; Zypern; Belgien; Bulgarien; Tschechien; Estland; Deutschland; Irland; Litauen; Niederlande; Rumänien; Spanien. Dies soweit sich der Widersprechende auf Artikel 8 Absatz 4 EUTMR berufen hat.

NICHT REGISTRIERTE MARKE ODER ANDERES ZEICHEN, DIE GESCHÄFTLICH GENUTZT WERDEN - ARTIKEL 8 Abs. 4 EUTMR

Gemäß Artikel 8 Absatz 4 EUTMR wird, auf Widerspruch des Inhabers einer nicht eingetragenen Marke oder eines anderen gewerblichen Zeichens von mehr als nur lokaler Bedeutung, die angemeldete Marke nicht eingetragen, wenn und soweit Unionsrecht oder das Recht des Mitgliedstaats, das dieses Zeichen regelt:

(a) Rechte an diesem Zeichen wurden vor dem Datum der Anmeldung der Marke der Europäischen Union oder vor dem Datum der Priorität erworben, die für die Anmeldung der Marke der Europäischen Union beansprucht wurde;

(b) dieses Zeichen verleiht seinem Inhaber das Recht, die Verwendung eines nachfolgenden Zeichens zu verbieten.

Die Gründe für die Ablehnung von Artikel 8 Absatz 4 EUTMR unterliegen daher den folgenden Anforderungen:

  • Das frühere Zeichen muss vor der Anmeldung der angefochtenen Marke im Rahmen eines Handels von mehr als lokaler Bedeutung verwendet worden sein.
     
  • Nach dem für sie geltenden Recht erwarb der Widersprechende vor der Anmeldung der angefochtenen Marke Rechte an dem Zeichen, auf dem der Widerspruch beruht, einschließlich des Rechts, die Verwendung einer nachfolgenden Marke zu verbieten.
     
  • Die Bedingungen, unter denen die Verwendung einer nachfolgenden Marke verboten werden kann, sind in Bezug auf die angefochtene Marke erfüllt.

Diese Bedingungen sind kumulativ. Wenn ein Zeichen eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, kann der Widerspruch, der auf einer nicht eingetragenen Marke oder anderen im Handelsverkehr verwendeten Zeichen im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 EUTMR beruht, nicht erfolgreich sein.

b) Das Recht nach geltendem Recht

Als vorläufige Bemerkung wird angemerkt, dass der Widersprechende unter anderem das „EUIPO“ unter den Mitgliedstaaten geltend gemacht hat, auf denen die nicht eingetragenen Marken 3 und 4 geschützt sind. Die Einspruchsabteilung geht davon aus, dass sich der Widersprechende mit dieser Behauptung auf eine nicht eingetragene Marke stützen wollte, die im Rahmen des Handels in der Europäischen Union verwendet wird.

In einigen Mitgliedstaaten gibt es nicht registrierte Marken, die auf der Verwendung basieren, und sind Zeichen, die auf die kommerzielle Herkunft eines Produkts oder einer Dienstleistung hinweisen. Daher sind sie Zeichen, die wie eine Marke genutzt werden. Die Regeln und Bedingungen für den Erwerb von Rechten nach dem einschlägigen nationale Recht variiert dabei von der bloßen einfachen Verwendung bis zur Verwendung, mit der man sich einen Bekanntheitsgrad erworben hat. Auch ihr Schutzumfang ist nicht einheitlich, obwohl er im Allgemeinen dem Schutzumfang der EUTMR-Bestimmungen über eingetragene Marken sehr ähnlich ist.

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass Artikel 8 Absatz 4 EUTMR das Bestehen solcher Rechte in den Mitgliedstaaten widerspiegelt und den Inhabern nicht eingetragener Marken die Möglichkeit einräumen, die Eintragung einer EUTM-Anmeldung zu verhindern, wenn es ihnen gelingen würde, die Benutzung dieser EUTM-Anmeldung nach dem einschlägigen nationalen Recht zu verhindern, indem sie nachweisen, dass die im nationalen Recht festgelegten Voraussetzungen für das Verbot der Verwendung der späteren EUTM und die übrigen Voraussetzungen des Artikels 8 Absatz 4 erfüllt sind. EUTMR eingehalten werden. Da nicht eingetragene Marken auf Ebene der Europäischen Union nicht geschützt sind, ist eine «nicht eingetragene Unionsmarke» keine zulässige Widerspruchsgrundlage.

In Anbetracht der inhaltlichen Grundsätze ist der Widerspruch zurückzuweisen, soweit die oben genannte Behauptung betroffen ist, da eine nicht eingetragene Marke, die im geschäftlichen Verkehr innerhalb der Europäischen Union benutzt wird, keine zulässige Grundlage für den Widerspruch darstellt.

Nach Artikel 95 Absatz 1 EUTMR prüft das Amt den Sachverhalt von Amts wegen; in Verfahren, die sich auf relative Eintragungshindernisse beziehen, beschränkt es die Prüfung jedoch auf die von den Beteiligten vorgebrachten Tatsachen und Argumente sowie auf die beantragten Rechtsbehelfe.

Wird der Widerspruch auf einem älteren Recht im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 EUTMR gestützt, so muss die Widersprechende nach Artikel 7 Absatz 2 d) EUTMR unter anderem den Erwerb, das Fortbestehen und den Schutzumfang dieses Rechts nachweisen; dies gilt auch für den Fall, dass das ältere Recht nach dem Recht eines Mitgliedstaats geltend gemacht wird, durch Veröffentlichungen der einschlägigen Bestimmungen oder der Rechtsprechung den Inhalt des nationalen Rechts eindeutig angeben, auf das er sich beruft.

Es ist daher Aufgabe des Widerspruchsführers, alle für die Entscheidung erforderlichen Informationen vorzulegen, einschließlich der Angabe des anwendbaren Rechts und der Übermittlung aller für die ordnungsgemäße Anwendung der Entscheidung erforderlichen Informationen. Nach der Rechtsprechung obliegt es dem Einsprechenden ". . . , dem EUIPO nicht nur Angaben zu machen, aus denen hervorgeht, dass er die erforderlichen Voraussetzungen nach dem nationalen Recht erfüllt, dessen Anwendung er beantragt . . . , sondern auch Angaben, aus denen der Inhalt dieses Rechts hervorgeht» (05. 07. 2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).

Die Informationen über das anzuwendende Recht müssen es dem Amt ermöglichen, den Inhalt dieses Rechts, die Voraussetzungen für die Schutzerlangung und den Schutzumfang zu verstehen und anzuwenden und dem Anmelder die Wahrnehmung seiner Verteidigungsrechte zu ermöglichen. Was die Bestimmungen des anzuwendenden Rechts betrifft, so hat der Einsprechende den Inhalt des angeführten nationalen Rechts durch Veröffentlichungen der einschlägigen Bestimmungen oder der Rechtsprechung eindeutig zu kennzeichnen (Artikel 7 Absatz 2 d EUTMDR). Der Widersprechende muss auf die einschlägige Rechtsvorschrift verweisen. (Artikelnummer sowie Nummer und Titel der Rechtsvorschriften) und den Inhalt (Text) der Rechtsvorschrift durch Veröffentlichungen der einschlägigen Bestimmungen oder der Rechtsprechung (z. B. Auszüge aus einem Amtsblatt, einem Rechtskommentar, Rechtslexikon oder Gerichtsentscheidungen). Wird in der einschlägigen Bestimmung auf eine andere Rechtsvorschrift Bezug genommen, so ist dies ebenfalls anzugeben, damit der Anmelder und das Amt die angefochte Bestimmung in vollem Umfang verstehen und die etwaige Relevanz dieser weiteren Bestimmung beurteilen können. Sind die Beweismittel zum Inhalt des einschlägigen nationalen Rechts aus einer vom Amt anerkannten Quelle online abrufbar, so kann der Widersprechende diese Beweismittel durch einen Verweis auf diese Quelle erbringen (Artikel 7 Absatz 3 EUTMR).

Nach Artikel 7 Absatz 4 EUTMDR müssen alle Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts, die den Erwerb von Rechten und den Schutzumfang gemäß Artikel 7 Absatz 2 d) EUTMR regeln, einschließlich der online zugänglichen Beweismittel gemäß Artikel 7 Absatz 3 EUTMR, in der Verfahrenssprache abgefasst sein oder eine Übersetzung in diese Sprache beiliegen.

Die Übersetzung ist durch den Widerspruchsführenden innerhalb der für die Einreichung des Originaldokuments gesetzten Frist einzureichen. Darüber hinaus hat der Widersprechende geeignete Nachweise für die Erfüllung der Voraussetzungen für den Erwerb und den Schutzumfang des geltend gemachten Rechts sowie Nachweise dafür vorzulegen, dass die Schutzvoraussetzungen für die angefochtene Marke tatsächlich erfüllt sind. Insbesondere muss sie zwingend darlegen, warum die Benutzung der angefochtenen Marke nach dem anwendbaren Recht erfolgreich verhindert werden könnte.

Im vorliegenden Fall hat die Einsprechende keine oder hinreichenden Angaben über den Rechtsschutz vorgelegt, der der Art der von der Einsprechenden geltend gemachten nicht eingetragenen Marken gewährt wird.

Insbesondere hat die Einsprechende keinen Hinweis auf die einschlägige Rechtsvorschrift und ihren Inhalt in Bezug auf das anwendbare Recht in Österreich, Kroatien, Dänemark, Finnland; Griechenland; Italien; Luxemburg; Polen; Slowakei; Schweden; Vereinigtes Königreich; Slowenien; Portugal; Malta; Lettland; Ungarn; Frankreich; EUIPO; Zypern; Belgien; Bulgarien; Tschechien; Estland; Deutschland; Irland; Litauen; Niederlande; Rumänien; Spanien.

Was das Vereinigte Königreich und Irland betrifft, so hat die Einsprechende lediglich einige Bestimmungen des britischen «passing-off»-Rechts angeführt. Diesbezüglich wurde bereits festgestellt, dass das Vereinigte Königreich nicht als gültiges Gebiet des betreffenden Verfahrens beansprucht werden kann, da die Rechte des Vereinigten Königreichs für die Zwecke von Verfahren, die auf relativen Gründen beruhen, nicht mehr als ältere Rechte gelten, die «in einem Mitgliedstaat» geschützt sind.

Ausserdem hat die Widersprechende keine einschlägige Rechtsprechung vorgelegt, aus der hervorgeht, ob – und unter welchen Voraussetzungen – die Bestimmungen des britischen Rechts zur Weitergabe bei der Beurteilung des Rechts der Übernahme in der Republik Irland angewandt werden können.

Schliesslich muss der Einsprechende, wie oben ausgeführt, den Inhalt (Text) der Rechtsvorschrift durch Verweise auf Veröffentlichungen der einschlägigen Bestimmungen oder der Rechtsprechung (z. B. Auszüge aus einem Amtsblatt, einem Rechtskommentar, Rechtslexikon oder Gerichtsentscheidungen) beibringt haben. Im vorliegenden Fall hat die Einsprechende keine Originalveröffentlichungen der einschlägigen Bestimmungen oder der Rechtsprechung angeführt. Daher reichen die lediglich zitierten Bestimmungen des britischen Rechts im Wortlaut des Vorwurfs der Einsprechenden jedenfalls nicht aus, um den Einspruch im Hinblick auf Artikel 8 Absatz 4 zu begründen.

Daher wird die Auffassung vertreten, dass die Widersprechende keine ausreichenden und stichhaltigen Angaben über den möglichen Inhalt der geltend gemachten Rechte oder über die Voraussetzungen vorgelegt hat, die erfüllt sein müssen, damit die Widersprechende die Benutzung der angefochtenen Marke nach den Rechtsvorschriften der einzelnen von der Widersprechenden angeführten Mitgliedstaaten untersagen kann. Der Widerspruch ist daher nicht nach Artikel 8 Absatz 4 EUTMR begründet.

KOSTEN

Nach Artikel 109 Absatz 1 EUTMR hat die unterlegene Partei im Einspruchsverfahren die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten zu tragen. Da der Widersprechende die unterlegene Partei ist, hat er die Kosten zu tragen, die der Klägerin im Laufe des Verfahrens entstanden sind. Nach Artikel 109 Absatz 7 EUTMR und Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i EUTMIR sind die Kosten, die zu erstatten sind, die Rechtsvertretungskosten, die auf der Grundlage des darin festgelegten Höchstsatzes festgesetzt werden.

[A.D.B    A.B.    C. B.]

Nach Artikel 67 EUTMR hat jede von dieser Entscheidung beschwerdeberechtigte Partei das Recht, gegen diese Entscheidung einen Rechtsbehelf einzulegen. Nach Artikel 68 EUTMR muss die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt eingelegt werden. Sie muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die angefochtene Entscheidung ergangen ist. Ferner ist innerhalb von vier Monaten nach diesem Datum eine schriftliche Beschwerdebegründung einzichen. Die Beschwerdeschrift gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr in Höhe von 720 EUR entrichtet worden ist.