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Rechtserhaltende Nutzung im Markenrecht und ihre Voraussetzungen

von Rechtsanwalt Michael Terhaag, LL.M. -
Fachanwalt für gewerblichen Rechtschutz

Eine eingetragene Marke ist eine feine Sache. Sie gibt dem Inhaber sozusagen das Monopol bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen mit dem eingetragenen Zeichen exklusiv kennzeichnen zu dürfen.
Das gilt aber nur, wenn der Markeninhaber das Kennzeichen auch wie beantragt verwendet!

Tut er dies nach der sogenannten Schonfrist nicht, läuft er Gefahr die Markenrechte zu verlieren. Diese fünfjährige Benutzungsschonfrist beginnt mit dem Tag der Eintragung. Falls ein Widerspruchsverfahren gegen die bereits eingetragene Marke läuft, beginnt die Frist erst mit dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens.

Was bedeutet rechtserhaltende Nutzung?

Eingetragene Marken genießen einen Schutz dahingehend, dass andere von der Benutzung dieser Marken ausgeschlossen werden. Dieser Schutz soll jedoch nach dem Sinn und Zweck des Markengesetzes aber eben nicht uneingeschränkt und dauerhaft gewährleistet werden. So kann beantragt werden eine Marke zu löschen die nicht mehr genutzt wird.

Grund hierfür ist die Vermeidung einer wirtschaftlich sinnlosen und dem Allgemeininteresse zuwiderlaufenden Blockierung von Zeichen, die nicht (mehr) zur Erschließung und Sicherung eines Absatzmarktes benutzt werden.

Um die Eintragung einer Marke und somit den damit einhergehenden Schutz aufrechtzuerhalten bedarf es nach der Rechtsprechung einer rechtserhaltenden Nutzung innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren seit dem Tag der Eintragung.

Was darunter zu verstehen ist, kann nicht allgemeingültig für jede Marke beantwortet werden, vielmehr kommt es wie so häufig auf eine Einzelfallbetrachtung an. Nichts desto trotz haben sich in den hierzu bereits ergangenen Urteilen und Gerichtsentscheidungen einige Voraussetzungen herauskristallisiert aufgestellt, die wir an dieser Stelle einmal kurz darstellen möchten.

Die Kenntnis der von der Rechtsprechung aufgestellten Voraussetzungen einer rechtserhaltenden Nutzung ist gerade für Markeninhaber deshalb bedeutend, weil es diesen im Falle einer Klage auf Löschung ihrer Marke im Streitfall unter Umständen obliegt, die rechtserhaltene Nutzung nachzuweisen.

Man spricht hier von der sekundären Darlegungslast, denn grundsätzlich ist natürlich der Kläger beweisbelastet nachzuweisen, dass eine Nutzung nicht erfolgte. Trägt er allerdings umfassend und schlüssig vor, es habe keine ernsthafte Benutzung der Marke gegeben, ist u.U. eben der Markeninhaber am Zug.

Voraussetzungen der rechtserhaltenden Nutzung im Markenrecht

Das Markengesetz erfordert in den § 26 ernsthafte Benutzungshandlungen. Das bedeutet, dass die Marke von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt wird, es sei denn, das berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Ernsthafte Benutzungshandlungen sind insbesondere in folgenden Fällen gegeben:

Unterscheidungskraft

Nach dem BGH wirkt die Benutzung einer eingetragenen Marke nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden, ohne einer Verwechslungsgefahr zu unterliegen.

Unmittelbarer und konkreter Produktbezug

Der Verkehr muss hier zudem erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt.

Die Grenze zwischen firmen- und markenmäßigem Gebrauch kann hierbei nicht immer eindeutig gezogen werden. Ob ein unmittelbarer Produktbezug gegeben ist beurteilt sich nach dem Verkehrsverständnis im Einzelfall. Zu fragen ist also, ob der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht und erkennen kann, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt(vgl. EuGH, Urteil vom 11. September 2007 – C17/06, Slg. 2007, I7041 = GRUR 2007, 971 Rn.21 – Céline; BGH, Urteil vom 21. Juli 2005 – I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 – OTTO).

Besondere Aufmerksamkeit gebührt hierbei seit jeher der Dienstleistungsmarke. Denn der Unterschied zu Warenmarken liegt hier darin, dass eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt von vornherein ausscheidet.
Eine rechtserhaltende Nutzung kann in diesen Fällen nur durch die Anbringung der Marke zum Beispiel am Geschäftslokal sowie durch eine Verbindung der Marke mit Gegenständen, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie z.B. auf Geschäftsbriefen und –papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Kugelschreibern oder Werbedrucksachen, gewährleistet werden.

Damit in einer Verwendung der Marke nach dem Verkehrsverständnis nicht lediglich eine Verwendung als Unternehmenskennzeichen zu sehen ist muss der Verkehr erkennen können, daß nicht nur der Geschäftsbetrieb bzw. dessen Inhaber benannt werden, sondern zumindest auch eine (oder mehrere) bestimmte, konkrete Dienstleistungen ihrer Herkunft nach gekennzeichnet werden (BGH aaO – AKZENTA, Tz. 13; BGH aaO – ATOZ III, Tz. 14). Die Rechtsprechung hierzu ist jedoch mittlerweile recht großzügig geworden. Denn der Verkehr ist gerade bei Dienstleistungsanbietern daran gewöhnt, daß Unternehmensname und Marke oft übereinstimmen und ineinander übergehend verwendet werden (BGH aaO – AKZENTA, Tz. 13/16; oben Rdn. 45).

Er wird daher regelmäßig eine sowohl die Leistungen als auch das Unternehmen bezeichnende Bedeutung annehmen (BGH aaO – AKZENTA, Tz. 16), solange ihm keine eindeutigen Anhaltspunkte gegenübertreten, die zur Annahme einer Verwendung ausschließlich als Unternehmenskennzeichen zwingen. (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3.Auflage 2010, § 26 Rn 72). Diese Sichtweise ist unserer Auffassung nach auch völlig richtig.

Verwendung der Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise

Weitere Voraussetzung ist, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware oder Dienstleistung verwendet wird, für die sie eingetragen ist. Es muss eine Absicht des Markeninhabers ersichtlich sein, Marktanteile für die Waren bzw. Dienstleistungen behalten oder gewinnen zu wollen.

Auch diese Voraussetzung unterliegt einer Einzelfallbetrachtung. Entscheidende Faktoren bei der Beurteilung, ob es sich um eine hinreichende Benutzungshandlung handelt, sind Umfang,  Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Benutzung (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 72 f. I Ponte Finanziaria/HABM [BRAINBRIDGE]; BGH, Urteil vom 19. November 2009 – I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn.15 = WRP 2010, 1046 – MIXI; BGH, GRUR 2012, 832 Rn.49 – ZAPPA; EuGH GRUR 2006, 582, 584 – The Sunrider Corp./HABM, VITAFRUIT).

Das Bundespatentgericht hat beispielsweise entschieden (Beschluss vom 03.03.2011, Az. 25 W (pat) 50/10), dass eine Marke nicht rechtserhaltend genutzt wird, auch wenn diese innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren für jeweils einen Monat genutzt wird.

„Aber selbst wenn zugunsten der Widersprechenden unterstellt wird, dass die Widerspruchsmarke in den Monaten Februar 2005 und März 2007 benutzt worden ist, liegt damit keine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke i. S. d. § 26 Abs. 1 MarkenG vor. Denn die Marke muss, auch wenn Benutzungshandlungen innerhalb der maßgeblichen Benutzungszeiträume nicht über den gesamten Zeitraum der fünf Jahre erfolgen müssen, in Abgrenzung zur Scheinbenutzung tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent sein […] Diesen Anforderungen genügt die Widerspruchsmarke nicht. Denn eine stetige, stabile Marktpräsenz ist mit einem Warenverkauf für einen Zeitraum von nur jeweils einen Monat in einem Abstand von über zwei Jahren nicht gegeben.“

Dies bedeutet jedoch nicht im Umkehrschluss, Benutzungshandlungen geringeren Umfangs könnten keine Ernsthaftigkeit aufweisen. So urteilte der BGH im Jahr 2006 (BGH GRUR 2006, 152- GALLUP) auch Benutzungshandlungen geringen Umfangs könnten grundsätzlich die erforderliche Ernsthaftigkeit aufweisen, wenn sie geeignet sind, Marktanteile zu gewinnen oder zu behalten, etwa weil lediglich ein sehr spezieller Abnehmerkreis angesprochen wird.

Es bestehen also keine allgemeingültigen Bestimmungen in welchem Umfang oder in welcher Häufigkeit oder Regelmäßigkeit eine Marke benutzt werden muss um das Recht an ihr aufrechterhalten zu können. Vielmehr kommt es auf den Einzelfall und im Hinblick darauf auf eine wirtschaftlich sinnvolle Benutzung an, welche die Absicht des Markeninhabers erkennen lässt Marktanteile für die Waren bzw. Dienstleistungen behalten oder gewinnen zu wollen. 

markenrecht rechtsanwalt düsseldorfWichtig ist in dem Zusammenhang allerdings noch der Hinweis, dass gerade keine kontinuierliche Verwendung der Marke während des Zeitraums von fünf Jahren notwendig ist.

Es genügt vielmehr auch schon eine erst kurz vor Ablauf dieses Zeitraums aufgenommene Markenverwendung, wenn sie sich als Beginn einer ernsthaften Benutzung darstellt. Ob die Benutzung diese Anforderungen erfüllt, ist dann unter Einbeziehung des weiteren Verlaufs der Markennutzung zu beurteilen. (vgl. BGH, GRUR 1985, 926, 928 – topfitz/topfit) In diesem Zusammenhang kann auch der Zeitraum nach Ablauf der Benutzungsschonfrist einbezogen werden.

Sollten Sie Interesse an einer Markenanmeldung haben oder Ihre Kennzeichenrechte verteidigen wollen bzw. müssen, zögern Sie bitte nicht uns gern jederzeit diesbezüglich anzusprechen.