Leitsätzliches
Der Begriff "Cashback" ist nicht als Marke eintragungsfähig, da ihm jegliche Unterscheidungskraft fehlt und glatt beschreibend ist. Auch der überwiegende Teil des inländischen Publikums kann ohne jede Mühe die Verbindung der Bestandteile „cash" in seinen einfachsten Bedeutungen „bar, Bargeld, Barzahlung" sowie „back" als „zurück" und damit ohne weiteres auch deren Gesamtaussage im Sinne von „Geld zurück" erkennen. (rechtskräftig)


vgl. hierzu auch unseren Beitrag "Von wegen Domaingrabbing..."

Marke „Cashback" wird gelöscht - Deutsches Patent- und Markenamt, Beschluss vom 21.10.2009, Az.: 30 2008 029 359.4/35 – S 331/08 Lösch

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

BESCHLUSS

Register-Nr. 30 2008 029 359.4/35 – S 331/08 Lösch

Entscheidung vom 21. Oktober 2009

 

In der Löschungssache

des Herrn …, …

Antragssteller,

Verfahrensbevollmächtigte: Terhaag & Partner Rechtsanwälte, RA Michael Terhaag, LL.M., Stresemannstraße 26, 40210 Düsseldorf

gegen

 …

Antragsgegnerin und Markeninhaberin,

betreffend die Wortmarke 30 2008 029 359

Cashback

hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts durch den Leitenden Regierungsdirektor … als Vorsitzenden, den Regierungsdirektor … und die Regierungsdirektorin …

beschlossen:

1. Die Eintragung der Marke 30 2008 029 359 wird gelöscht.

2. Kosten werden weder auferlegt noch erstattet.


Gründe:

I.
Die am 05.05.2008 angemeldete Wortmarke

Cashback

wurde nach beschleunigter Prüfung gemäß § 38 MarkenG am 10.07.2008 für die Dienstleistungen

„Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Vermittlung von Adressen zu Werbezwecken; Entwicklung von Bonus- und Prämienprogrammen, - systemen als Kundenbindungsmaßnahmen unter Werbe- und Marketingaspekten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Büroarbeiten; Unternehmensberatung betreffend Kundenbindungssysteme; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung im Hinblick auf Kundenbindungssysteme; Kundenbindungsmarketing; Waren- und Dienstleistungspräsentation; Bereitstellung von Onlineinformationen auf dem Gebiet Marketing; Erstellung von Marketingkonzepten; Überprüfung (Validierung, Verifikation), Aktualisierung von Adressen, Recherche nach Adressen für Marketing- und Werbzwecke; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen, insbesondere Versicherungsberatung und Vermittlung von Versicherungsverträgen; finanzielle Beratung; Geldgeschäfte; Anlageberatung; Abwicklung von Bonus- und Prämienprogrammen zur Kundenbindung durch Ausgabe (für Dritte) von Gutscheinen-, Rabattmarken-, Kundenkarten mit Zahlungsfunktion; Konzeptionierung von Kundenbindungsmaßnahmen unter finanziellen Aspekten; Verwalten von Kundenkonten im Rahmen von Kundenbindungsmaßnahmen, auch in Form von Rabattbüchern; juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten und Personen; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse"

unter der Nummer 30 2008 029 359 in das Register eingetragen.

Der Antragsteller begehrt mit Antrag vom 13.10.2008 die Löschung der genannten Marke wegen absoluter Schutzhindernisse. Der angegriffenen Wortmarke fehle nicht nur jegliche Unterscheidungskraft, sie sei auch im allgemeinen Sprachgebrauch zur Bezeichnung der Dienstleistungen üblich geworden (§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 3 MarkenG). Im Übrigen sei die Anmelderin bei der Anmeldung bösgläubig gewesen.

Zur näheren Begründung wird in Schriftsätzen vom 13.10.2008, 19.01.2009, 30.03.2009, 27.05.2009 und 08.07.2009 im Wesentlichen vorgetragen, die angegriffene Marke setze sich aus den englischen Wörtern „Cash" und „back" zusammen und stelle in ihrer Bedeutung „Geld zurück" eine gebräuchliche Werbefloskel dar, die auch in ihrer englischen Version gerade in den hier betroffenen Dienstleistungsbereichen nicht unterscheidungskräftig sei. Etliche Nachweise zeigten zudem, dass die Begrifflichkeit „Cashback" bereits ihren Weg in die deutsche Werbesprache gefunden habe. Daneben macht der Antragsteller verschiedentlich das Schutzhindernis eines vorliegenden Freihaltebedürfnisses geltend und weist auf Zurückweisungen vergleichbar erscheinender Markenanmeldungen hin.

Außerdem sei die Markenanmeldung bösgläubig vorgenommen worden. Nachdem der Antragsteller als Inhaber der Domain „cashback.de" deren Veräußerung an die spätere Markenanmelderin abgelehnt habe, sei von dieser ca. drei Monate später die angegriffene Marke angemeldet worden, um den Antragsteller zu beeinträchtigen und einzuschüchtern.

Der Antragsteller beantragt,

die vollständige Löschung der Marke „Cashback".

Dem am 22.12.2008 zugestellten Löschungsantrag hat die Markeninhaberin in einem am 23.12.2008 per Fax im Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schreiben vom selben Tage widersprochen.

Mit Schreiben vom 17.03.2009 und vom 30.06.2009 begründet die Antragsgegnerin ihren Widerspruch und beantragt,

den Löschungsantrag als unbegründet zurückzuweisen.

Die angegriffene Marke sei ebenso wie die farbige Wort-Bildmarke 302008035522 CASHBACK der Antragsgegnerin ohne Beanstandung eingetragen worden. Ihr komme die erforderliche Unterscheidungskraft zu, denn der Begriff „Cashback" sei -anders als etwa der sogar dennoch als Marke eingetragene Begriff „payback"- nicht Bestandteil des englischen oder amerikanischen Regelwortschatzes, sondern werde lediglich umgangssprachlich verwendet. Für ihn existiere auch keine allgemeingültige und gebräuchliche Übersetzung, so dass die vom Antragsteller gesehene Bedeutung „Geld zurück" unverbindlich sei und auch nur von Verbrauchern mit umfassenden und überdurchschnittlichen Englischkenntnissen erfasst werde.

Zudem sei „Cashback" genauer der Geldbetrag, den man auf Wunsch bei Zahlung mittels einer sog. Debit-Card abzüglich des angerechneten Preises der Ware noch ausbezahlt erhält, was aber inländischen Verbraucherkreisen weniger bekannt sei. Außerdem vermittle diese Bedeutung keine Beschreibung der konkret geschützten Dienstleistungen der angegriffenen Marke. Ohnehin plane die Antragsgegnerin die Errichtung einer umfangreichen Netzwerkplattform, um für Endkunden Mehrwertdienstleistungen in einem noch nicht feststehenden Umfang zu erbringen. Dieses differenzierte System erfordere ein umfangreiches Angebot an Dienstleistungen, bezüglich derer „Cashback" weder in seiner originären noch in der vom Antragsteller unterstellten Bedeutung einen bloß beschreibenden Inhalt habe.

Die vom Antragsteller beigefügten Verwendungsbeispiele für den Begriff „Cashback", die sich allerdings in 11 von 20 Fällen statt auf diese Begriffsschöpfung auf die beschreibende Formulierung „Cash back" sowie insgesamt auf ganz unterschiedliche Rabattmodelle bezögen, gingen an der Sache vorbei und sollten der Irreführung dienen. Es sei daraus nicht ersichtlich, von wem das „Cashback"-Prinzip jeweils entwickelt wurde. Allenfalls werde belegt, dass es sich um einen spezifischen Ausdruck in der Werbebranche handle. Selbst soweit die Beispiele für eine Schutzunfähigkeit des Begriffs „Cashback" in Bezug auf Rückzahlungssysteme sprächen, betreffe dies nicht die Dienstleistungen der angegriffenen Marke, denn auf ein Rückzahlungssystem zielten die Verwendungsabsichten der Antragsgegnerin in keinem Falle ab. Auf Zurückweisungen vermeintlich vergleichbarer Markenanmeldungen komme es aufgrund des Fehlens einer Bindungswirkung früherer Eintragungsentscheidungen des DPMA nicht an.

Der Vorwurf der Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin bei der Markenanmeldung werde als substanzlos zurückgewiesen. Die Marke sei vielmehr im Rahmen der Anfang des Jahres 2007 bei der Antragsgegnerin begonnenen Entwicklung des mit hohen Investitionen verbundenen Projektes „Cashback" angemeldet worden. Eine Beeinträchtigung etwaiger Rechte des Antragstellers sei zu keiner Zeit beabsichtigt gewesen. Diesem fehle allerdings schon ein schutzwürdiger Besitzstand an der Bezeichnung. Selbst die bereits im Jahr 2004. registrierte Domain „cashback.de" des Antragstellers, der sich im Besitz von schätzungsweise 1800 Domains befinde und mit seinem Löschungsantrag nicht etwa markenrechtliche Allgemeininteressen, sondern das Ziel einer Wertsteigerung seiner Domain verfolge, werde bisher nicht benutzt.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere auch solcher zu einem zwischen den Beteiligten geführten Rechtsstreit vor dem Landgericht Köln, wird auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen sowie auf den Akteninhalt verwiesen.

II.
Der Löschungsantrag, dem rechtzeitig widersprochen wurde, ist zulässig (§§ 54, 50 Abs. 1, 2 Satz 2 MarkenG). Er ist auch begründet.

Die angegriffene Marke war bereits im Zeitpunkt ihrer Eintragung und ist auch gegenwärtig als jedenfalls nicht unterscheidungskräftige Angabe zum Charakter der beanspruchten Dienstleistungen schutzunfähig (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Eine abschließende Entscheidung zur Frage, ob die angegriffene Marke bösgläubig angemeldet worden ist, erübrigt sich daher.

1.
a) Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die mit ihr versehenen Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und dessen Produkte dadurch ihrer Herkunft nach von solchen anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 806, Nr. 35 - Philips; GRUR 2004, 428, 431, Nr. 48 - Henkel; GRUR 2008, 608, 611, Nr. 66 - EURO  HYPO; BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Die Unterscheidungskraft ist unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten, zum einen in Bezug auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen. Enthält die angemeldete Marke fremdsprachige Begriffe, ist zusätzlich auf deren Verständnis bei den maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen, d.h. den Herstellern, Händlern und Dienstleistern sowie den normal informierten und verständigen Durchschnittsverbrauchern der angemeldeten Waren und Dienstleistungen abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 - Matratzen Concord/Hukla).

Wortmarken besitzen nach der Rechtsprechung insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder sie in erster Linie als bloße Anpreisung bzw. Werbeaussage ansehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 - Biomild; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2008, 710, 711, Nr. 16 - VISAGE). Darüber hinaus fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung selbst zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein hinreichend enger beschreibender Bezug zu der betreffenden Ware oder Dienstleistung hergestellt wird (BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2009, 411, Nr. 9 - STREETBALL).

Nach diesen Grundsätzen fehlte und fehlt es der angegriffenen Marke in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft.

b) Bei der dahingehenden Beurteilung eines Zeichens ist zunächst zu berücksichtigen, dass der Verkehr daran gewöhnt ist, im Geschäftsleben außer mit Marken auch ständig mit neuen, oftmals schlagwortartig gebrauchten Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Produktinformationen lediglich in einprägsamer und ggf. werbewirksamer Form nahegebracht werden sollen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Auch und gerade im Finanz-, Beratungs- und Marketingbereich sowie bei damit möglicherweise korrespondierenden Hilfsdienstleistungen wird der Verkehr regelmäßig mit etlichen kurzgefassten, fast auch schon überwiegend in Englisch gehaltenen Produkt- oder Leistungsbezeichnungen wie Cybercash, Homebanking, E-Marketing, Prepaid, Micropayment, Cash and Carry usw. konfrontiert, so dass er eine weitere Bezeichnung mit sachbezogenem Sinngehalt nicht sogleich als Herkunftshinweis verstehen wird.

In der aus einfachsten Wörtern des englischen Grundwortschatzes zusammengefügten Bezeichnung „Cashback" wird vielmehr auch der überwiegende Teil des inländischen Publikums ohne jede Mühe die Verbindung der Bestandteile „cash" in seinen einfachsten Bedeutungen „bar, Bargeld, Barzahlung" (DUDEN Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., S. 351) sowie „back" als „zurück" (Weiss, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1. Aufl., S. 19) und damit ohne weiteres auch deren Gesamtaussage wtrp im Sinne von „Geld zurück" erkennen. Auf die -ohnehin nicht entscheidungserhebliche (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdn 89) - Frage einer lexikalischen Nachweisbarkeit oder Gebräuchlichkeit der Bezeichnung kommt es für dieses nächstliegende Verständnis nicht an.

Begegnet dem Verkehr diese Aussage im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die entweder selbst in irgendeiner Form eine finanzielle Rückerstattung bzw. sonstige Rabattvorteile anbieten oder die mit dem Aufbau und der Abwicklung solcher Angebote verbunden sind, so wird er in der Bezeichnung „Cashback" einen zwar schlagwortartig verkürzten, dennoch aber in erster Linie sachbezogenen Hinweis auf das für die Art oder den Gegenstand der so bezeichneten Dienstleistungen bestimmende Konzept sehen, nämlich darauf, dass es um „Geld zurück" geht.

Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin ergibt sich somit vorliegend ungeachtet der -zumindest für die Werbesprache jedoch nicht unüblichen- Zusammenfügung der Begriffe „cash" und „back" eine so deutlich beschreibende Charakterisierung der generellen Ausrichtung bzw. des Erbringungszusammenhangs derart bezeichneter Dienstleistungen, dass eine Wahrnehmung dieser Kombination als Marke ausscheidet (vgl. BGH GRUR 2009, 952 — DeutschlandCard).

c) Dabei ist das - schlagwortartigen Sachangaben immanente - Offenbleiben weiterer Einzelheiten des benannten Konzepts nicht mit einer interpretationsbedürftigen Mehrdeutigkeit seiner Bezeichnung gleichzusetzen (vgl. BGH BIPMZ 2000, 331, 332 - Bücher für eine bessere Welt; BGH a.a.O. — Cityservice; EuG Markeng 2003, 314, 316 — Best Buy; BPatG PAVIS PROMA, 25W(pat)115/03 vom 26.04.05 — Das PRINZIP der GERECHTIGKEIT). Zudem ist die Frage der hinreichenden Erkennbarkeit einer im Vordergrund stehenden Sachaussage nicht anhand einer isolierten Betrachtung der betreffenden Bezeichnung zu beurteilen, sondern es ist, wenn auch im Wege der Prognose, bereits die konkrete Verwendung der Bezeichnung gerade für die jeweils in Betracht kommenden -dem Verkehr gewissermaßen als Ausgangsinformation begegnenden- Ausprägungen der angebotenen Leistungen zu Grunde zu legen. Es ist hier mit anderen Worten nicht danach zu fragen, ob der Verkehr bei isolierter Wahrnehmung des bloßen Zeichens „Cashback" gezielt auch etwa an Adressvermittlung, Unternehmensberatung oder Dienstleistungen betreffend persönliche Bedürfnisse denkt, sondern danach, ob er die betreffenden Dienstleistungen, wenn sie in entsprechendem wirtschaftlichem Kontext mit der Angabe „Cashback" versehen angeboten werden, bereits aufgrund dieser Angabe einem bestimmten Unternehmen zuordnet oder er diese Angabe bei einer von einem Rückzahlungs- oder Rabattkonzept mitbestimmten Ausprägung der Dienstleistungen in erster Linie als darauf bezogene Sachangabe auffasst.

Letzteres kann hier aufgrund des sehr allgemein gehaltenen und in dieser Form für weite Bereiche des Wirtschaftslebens relevanten Prinzips „Geld zurück" für sämtliche Dienstleistungen der angegriffenen Marke zutreffen. Dieses Prinzip kann nämlich nicht nur originär mit Marketingmaßnahmen, Kundenbindungssystemen, Produktpräsentationen, Geldgeschäften u.ä. befassten Dienstleistungen zu Grunde liegen, sondern es kann zum einen von nahezu jeder selbstständig erbrachten Dienstleistung bei ihrer Vergütung herangezogen werden. Etwa im Versicherungs- und Immobilienwesen kann ebenso wie bei der Inanspruchnahme von Sicherheits- oder persönlichen Dienstleistungen bei bestimmten Konditionen ein „Cashback" gewährt werden. Zum anderen können Dienstleistungen wie Werbung, Unternehmensberatung, Maßnahmen zur Kundenbetreuung oder auch juristische Dienstleistungen sich außerdem flankierend mit Einzelfragen eines „Cashback" orientierten Vertriebssystems befassen und dann durch die gleichnamige Bezeichnung nach Inhalt oder Zuordnung beschrieben werden (vgl. EuGH C-017/08 vom 06.02.09 manufacturing score card).

Soweit die Antragsgegnerin demgegenüber erklärt, ihre Verwendungsabsichten zur angegriffenen Marke zielten in keinem Falle auf ein Rückzahlungssystem, ist dieser Einwand unerheblich, wenn der tatsächlich beabsichtigte Einsatz der Marke keinen unmittelbar nachvollziehbaren Niederschlag im Dienstleistungsverzeichnis gefunden hat (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 8 Rdn 65).

d) In Übereinstimmung mit der vorstehenden Beurteilung lässt sich zudem feststellen, dass die Bezeichnung „Cashback" im hier interessierenden Dienstleistungssektor auch tatsächlich bereits vielfältig in beschreibendem Gebrauch ist. Über die schon vom Antragsteller vorgetragenen Beispiele hinaus sei hier noch auf die Anlagen L1-L10 verwiesen, aus denen sich ebenfalls unzweifelhaft ergibt, dass diese Bezeichnung in eher fachbegrifflicher Weise im Rahmen der Werbesprache verwendet wird und keinesfalls nur einem bestimmten Unternehmen zugeordnet werden kann. Dass dabei im Einzelnen voneinander verschiedene bzw. von dem von der Antragsgegnerin angeführten Verständnis (einer unter Verrechnung des Warenpreises erfolgenden Barauszahlung, s.a. Ewald Judt/Jeffrey Waldock, Plastic Money Terminology, Fritz Knapp Verlag Frankfurt am Main, 3. Aufl., S. 55: cash-back transaction) abweichende Rabattmodelle unter der Bezeichnung „Cash- back" angeboten werden, vermag nicht für die Schutzfähigkeit dieses Begriffs zu sprechen.

Denn zum einen bewegen sich all diese Modelle ungeachtet ihrer Unterschiede gleichwohl im Rahmen des Wortsinns der allgemeinen Bezeichnung „Cashback". Zum anderen genügt bei weit- gefassten Waren- und Dienstleistungsoberbegriffen für eine Schutzversagung, dass ein Eintragungshindernis lediglich in Bezug auf einzelne unter den jeweiligen Oberbegriff fallende Waren oder Dienstleistungen besteht (vgl. BGH, GRUR 2002, 261 - AC; GRUR 2006, 850, 856 Nr. 36 - FUSSBALL WM 2006).

Schließlich setzt eine beschreibende Bedeutung als Sachangabe nicht voraus, dass die Angabe bereits feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung des Verkehrs zu ihrem Sinngehalt herausgebildet hat (vgl. BGH GRUR 2008, 900 LS 1, 901 Nr. 15 — SPA II, s.a. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 8 Rdn 94).

e) Die angegriffene Marke ist nach allem nicht geeignet, dem Verbraucher klar und eindeutig den betrieblichen Ursprung der gekennzeichneten Dienstleistungen aufzuzeigen und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen. Sonstige Funktionen einer Marke - insbesondere ihre Werbefunktion - dürfen daneben nur von nachrangiger, untergeordneter Bedeutung sein (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 (Nr. 35) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Insbesondere werden in ständiger Rechtsprechung auch sprachüblich gebildete Zusammenstellungen der Angabe „cash" mit dienstleistungsbezogenen Konkretisierungen als schutzunfähig angesehen, sofern bei der entstehenden Gesamtaussage lediglich eine (werbewirksame) Sachangabe zu Gegenstand oder Ausrichtung der Dienstleistungen im Vordergrund steht (vgl. z.B. BPatG PAVIS PROMA, „https://wvvvv.pavis-proma.de/index.htm“, 32W(pat)075/99 — TeleCash; 27W(pat)036/99 — CityCashPoint; 29W(pat)102/99 — Cash & Phone; 33W(pat)168/01 — eurocash; 30W(pat)163/01 — click for cash; 25W(pat)009/05 — CAHSFLOW; 27W(pat)003/07 — CASHFLOW; 30W(pat)264/04 — cashbox).

Schließlich ist die Antragsgegnerin zutreffend davon ausgegangen, dass früheren Eintragungsentscheidungen des DPMA keinerlei bindende Wirkung zukommt. Dementsprechend sind auch von ihr angesprochene Voreintragungen, welche im Übrigen durchweg schon vor etlichen Jahren erfolgten, sowohl in der konkreten Zeichenbildung als auch hinsichtlich der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse teilweise erhebliche Unterschiede zur verfahrensgegenständlichen Marke aufweisen und nicht zuletzt auch im Lichte vergleichbarer gerichtlich überprüfter Zurückweisungen von Markenanmeldungen (s.o.) zu sehen sind, nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundge¬setzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (EuGH, GRUR 2004, 674, Nr. 43, 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; BGH GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge; GRUR 2008, 1093, 1095, Nr. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya; MarkenR 2007, 178, 180 ff. – CASH-FLOW; MarkenR 2007, 527, 531 - Rapido; BIPMZ 2008, 29 f. - Topline; bestätigt durch EuGH BIPMZ 2009, 197, 198 f. — Schwabenpost; s.a. BPatG 33W(pat)052/08 — Burg Lissingen).

Da das genannte Schutzhindernis sowohl bei Eintragung der Marke bestand als auch zum Zeitpunkt dieser Entscheidung besteht, war die Eintragung der angegriffenen Marke zu löschen (§ 50 Abs. 1 MarkenG).

2.
Nachdem die Nichtigkeit der angegriffenen Marke bereits wegen des absoluten Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG festzustellen war, kommt es auf das Vorliegen weiterer absoluter Schutzhindernisse nicht mehr an.

Allerdings erscheinen der Markenabteilung nach kursorischer Prüfung die vom Antragsteller vorgetragenen Gründe für eine Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin bei Anmeldung der angegriffenen Marke nicht ausreichend, um den Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zu erfüllen. Allein eine erfolglose Kaufanfrage zu einer mit der später angemeldeten Marke im Wesentlichen gleich- lautenden Domain des Antragstellers dürfte hierzu nicht ohne weiteres ausreichen, zumal die Antragsgegnerin unwidersprochen eigene Verwendungsabsichten hinsichtlich ihrer Marke geltend gemacht und einen wirtschaftlich beachtlichen Besitzstand des Domaininhabers in Abrede gestellt hat. Insoweit trifft den Antragsteller im Löschungsverfahren eine besondere Mitwirkungspflicht bei der Substantiierung seines Sachvortrags.

III.
Für eine Auferlegung der Kosten dieses Verfahrens oder für eine Rückzahlung der Antragsgebühr aus Billigkeitsgründen (§ 63 Abs.1 und 2 MarkenG) bot der Streitfall keinen Anlass. Mangels besonderer Umstände musste es vielmehr bei dem für die markenrechtlichen Registerverfahren geltenden Grundsatz bleiben, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt.


Rechtsmittelbelehrung

...

Markenabteilung ...