Verwechslungsgefahr und Warenähnlichkeit – BGH fällt Grundsatzurteil Pure vs. Pure Pearl
#SorryBro - Terhaag & Partner Rechtsanwälte with respectable success at the EUIPO concerning UK trademarks after Brexit

#SorryBro - Markenwiderspruch aus nationaler UK-Marke gegen Europamarke

- Erfolg für Terhaag & Partner Rechtsanwälte -
Kurzbeitrag von RA Michael Terhaag, LL.M.

Erste (bislang bekannte) Entscheidung zum Umgang mit englischen Marken in anhängigen Widerspruchsverfahren gegen EU-Markenanmeldungen vor dem Eurpäischen Amt für geistiges Eigentum (EUIPO) ergangen. Die #SORRYBRO - Entscheidung ist im Original auf Englisch unter https://www.aufrecht.de/9142 abrufbar und wir haben uns auch schon bemüht eine Deutsche Version zur Verfügung zu stellen, hier unter https://www.aufrecht.de/9143.

Zum Fall:

Im Sommer 2017 beauftragte der Geschäftsführer eines örtlichen, aber international tätigen Modeunternehmens unsere Kanzlei beim Europäischen Markenamt EUIPO die Registrierung der Wortmarke „#sorrybro“ u.a. für Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schuhwaren zu beantragen. Eine Markenrecherche erfolgte für eingetragene Marken beim europäischen Marken und Patentamt (EUIPO) sowie der für Deutschland zuständigen Behörde dem DPMA. Zudem war dem Antragsteller eine entsprechende Kennzeichnung für Bekleidungsstücke und die üblichen Accessoires von Dritter Seite unbekannt.
Im Dezember 2017 erhielt dieser dann eine Abmahnung wegen angeblich älterer Rechte eines englischen Comedians „Ben Phillips“, der nicht nur einen nicht unerheblichen Bekanntheitsgrad für sich in Anspruch nahm, sondern unter gleicher Bezeichnung nach eigenen Angaben u.a. wohl einen erfolgreichen Youtube-Kanal (mit wohl Prankvideos) betrieb, ein Comedyprogramm hatte und nachweislich zwei Marken, namentlich die Wortmarke #SORRYBRO und die Wortbildmarke   allerdings ausschließlich in Großbritannien für sich schützen lassen.

Im Nachgang legte dieser gegen die Unionsmarke Widerspruch beim EUIPO ein, in dem er sich auf die eingetragenen und nicht eingetragene Marken stütze und über huete vor vier Tagen durch die Widerspruchsabteilung des EUIPO ausführlich entschieden wurde.

Die Entscheidung:

Im Laufe des Verfahren nahm, neben umfangreichem sonstigen Sach- und Rechtsvortrag, insbesondere der in der Zwischenzeit sich zunächst abzeichnede, aber mittlerweile auch vollzogene, BREXIT immer mehr an Bedeutung zu. So war häufig ist zu Lesen, dass das Vereinigte Königreich den Brexit erst seit Ende 2020 vollzogen hat, richtigerweise hat das UK jedoch bereits zum 31.1.2020 genau genommen um 23 Uhr örtlicher und 24 Uhr mitteleuropäischer Zeit die EU verlassen hatten und war nach der diesseits vertretenen Auffassung seither nicht mehr berechtigt, aus englischen Marken gegen solche der EU vorzugehen:

„The opponent bases his objection on one or two trademark registrations of the United Kingdom.
Since the United Kingdom left the European Union on January 31st at 11 p.m. UTC (midnight CET), it is no longer a member state. Rather, it has been a third country since then.
An opposition contradiction based on a trademark registration from outside the European Union meaning from a third country is not recorded in Art 8 and cannot be successful.”

Nachdem die Übergangsphase zum Ende 2020 mittlerweile abgelaufen war, gab die Widerspruchsabteilung des EUIPO einer solchen Bewertung nunmehr unter dem 12. Februar 2021 Recht und entschied im Wesentlichen:

1) Am 01.02.2020 hat sich das Vereinigte Königreich (UK) vorbehaltlich einer Übergangsfrist bis zum 31.12.2020 aus der Europäischen Union zurückgezogen. Während dieser Übergangszeit blieb das Recht der Europäischen Union im Vereinigten Königreich weiterhin anwendbar.
Ab dem 01.01.2021 werden die Rechte des Vereinigten Königreichs nicht mehr als frühere Rechte „in einem Mitgliedstaat“ für Verfahren aus relativen Gründen geschützt. Die Voraussetzungen für die Anwendung von Artikel 8 Absätze 1, 4 und 5 UMV, die in der Gegenwartform formuliert sind, müssen zum Zeitpunkt der Entscheidung ebenfalls erfüllt sein.

2) Da nicht eingetragene Marken auf EU-Ebene nicht geschützt sind, ist eine nicht eingetragene Marke der Europäischen Union keine förderfähige Widerspruchsgrundlage.

3) Das Vereinigte Königreich kann nicht als gültiges Gebiet des betreffenden Verfahrens beansprucht werden, da die Rechte des Vereinigten Königreichs nicht mehr als frühere Rechte „in einem Mitgliedstaat“ für die Zwecke von Verfahren aus relativen Gründen geschützt sind.

4) Lediglich zitierte Bestimmungen des britischen Rechts im Text des Widerspruchs reichen jedenfalls nicht aus, um den Widerspruch in Bezug auf Artikel 8 Absatz 4 UMV zu begründen.

Der Widerspruch wurde folgerichtig vollumfänglich zurückgewiesen.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig,ist aus unserer Sicht aber mittlerweile die einzig richtige Entscheidung und dürfte in vielen weiteren Verfahren von Nutzen sein. Wir freuen uns über diesen Erfolg.