BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Aktenzeichen: I ZR 257/00

Entscheidung vom 28. August 2003

 

 

In dem Rechtsstreit

... gegen ...

hat der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die

mündliche Verhandlung vom 5. Juni 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.

... und die Richter Prof. Dr. ... , ... , Dr. ... und Dr. ... für Recht erkannt:

 

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6.

Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 20. Oktober 2000 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die

Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

 

Tatbestand:

Die Klägerin ist Herstellerin von Schokoladenprodukten. Sie

vertreibt diese unter Verwendung von Marken, die mit dem Begriff "Kinder"

beginnen. Sie ist Inhaberin der als durchgesetzte Zeichen am 11. August 1980 für

"gefüllte Vollmilchschokolade" eingetragenen Wortmarke (Nr. 1006192)

"Kinderschokolade" und der am 12. August 1991 für "Schokolade" eingetragenen

nachfolgenden farbigen Wort-/Bildmarke "Kinder" (Nr. 1180071):

Die Beklagte stellt Süßwaren her. Sie ist Inhaberin der mit

Priorität vom 6. Oktober 1998 am 18. Dezember 1998 für "Zuckerwaren, Back- und

Konditorwaren, nicht medizinische Kaugummis" eingetragenen Wortmarke "Kinder

Kram".

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Markenrechte, dass die Beklagte

die Marke "Kinder Kram" benutzt hat. Sie hat geltend gemacht, die Marken der

Parteien seien verwechselbar. Aufgrund der Vielzahl der von ihr mit dem Zeichen

"Kinder" vertriebenen Produkte und der großen Bekanntheit ihrer Marken erwarte

der Verkehr, dass mit der Marke "Kinder Kram" gekennzeichnete Waren von ihr

stammten.

Die Klägerin hat beantragt,

 

der Beklagten zu untersagen, Zuckerwaren, Back- und

Konditorwaren und nicht-medizinische Kaugummis unter der Marke

"Kinder Kram",

wie sie im Markenblatt Heft 4 vom 28. Januar 1999 auf Seite

1051 unter der Nr. 398 57 206 (wie nachfolgend eingeblendet) veröffentlicht

worden ist,

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anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in Verkehr zu

bringen.

 

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat bestritten,

dass sich die Marke "Kinder" ohne die graphische Gestaltung durchgesetzt habe,

und hat die Ansicht vertreten, die Schutzfähigkeit der Marke sei auf die

konkrete Gestaltung beschränkt. An dem Zeichen bestehe ein hohes

Freihaltebedürfnis.

Das Landgericht

hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Berufung

der Beklagten zurückgewiesen (OLG Köln GRUR-RR 2002, 7 = WRP 2001, 57).

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Revision, deren

Zurückweisung die Klägerin beantragt.

 

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten

Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG für begründet

erachtet. Dazu hat es ausgeführt:

Die Marke "Kinder Kram" der Beklagten sei für den angemeldeten Warenbereich mit

der Wort-/Bildmarke "Kinder" der Klägerin verwechselbar. Im Verletzungsprozess

sei von der Schutzfähigkeit der eingetragenen Marke "Kinder" auszugehen. Die

Schutzfähigkeit sei durch den von der Beklagten gestellten Löschungsantrag nicht

beseitigt. Ein etwaiges Freihaltebedürfnis an der Bezeichnung "Kinder" sei durch

die im Eintragungsverfahren festgestellte Verkehrsdurchsetzung
überwunden. Dies sei für das Verletzungsverfahren bindend. Entgegen ihrem

Wortlaut eröffne die Bestimmung des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG auch nicht

die Möglichkeit, im Verletzungsverfahren zu prüfen, ob im Zeitpunkt der

Eintragung der prioritätsälteren Marke die Eintragungsvoraussetzungen vorgelegen

hätten. Die Klägerin könne aus ihrer Marke "Kinder" nur dann gegen die Marke

"Kinder Kram" keine Rechte herleiten, wenn am Tag der Veröffentlichung der

Eintragung der Kollisionsmarke (28. Januar 1999) die Eintragungsvoraussetzungen

für die Klagemarke wieder entfallen seien. Es könne aber keine Rede davon sein,

dass die Klagemarke im Januar 1999 dem Verkehr wesentlich weniger bekannt

gewesen sei als zum Zeitpunkt der Eintragung 1991. Die Marke "Kinder" verfüge

wegen der in dem GfK-Gutachten angeführten hohen Bekanntheit über eine

gesteigerte Kennzeichnungskraft. Diese bestehe nicht nur für das

Wort-/Bildzeichen in der farbigen Gestaltung, sondern auch für das reine

Wortzeichen. Die Kritik der Beklagten an dem Gutachten sei unberechtigt. Dass

die im Jahre 1997 ermittelten Ergebnisse zwischenzeitlich überholt seien, mache

die Beklagte selbst nicht geltend. Eine nachhaltige Schwächung durch

Drittkennzeichen sei nicht gegeben.

Die von der Beklagten erhobene Einrede der Nichtbenutzung bleibe

ohne Erfolg. Die Marke "Kinder" sei auch dann ausreichend benutzt, wenn die

Verwendung nicht in Alleinstellung erfolgt sei. Die Klägerin habe die

Bezeichnung "Kinder" vor und nach Eintragung als Marke in derselben Form

benutzt. Die Weiterverwendung eines Zeichens in der Form, die zur Eintragung als

durchgesetztes Zeichen geführt habe, könne keine Nichtbenutzung darstellen. Die

Eintragung

beruhe ersichtlich auf der Feststellung, dass der Bestandteil "Kinder" in der

charakteristischen farbigen Ausgestaltung nach Art eines Serienzeichens

herkunftshinweisend wirke.

Weiterhin sei von hoher Zeichenähnlichkeit und jedenfalls geringer

Warenähnlichkeit auszugehen. Die Marke der Beklagten ähnele durch die entgegen

den Regeln der deutschen Rechtschreibung vorgenommene Schreibweise
in zwei Wörtern der Klagemarke, die regelmäßig durch einen weiteren Begriff

individualisiert werde. An der erheblichen Ähnlichkeit ändere der Umstand

nichts, dass das Klagezeichen eine Wort-/Bildmarke und das Kollisionszeichen

eine Wortmarke sei. Der Verkehr werde sich an die Wortmarke aufgrund ihres Sinns

erinnern. Der bildliche Teil der Klagemarke werde zudem bei einer akustischen

Präsentation nicht wahrgenommen.

Die Waren Schokolade, Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren sowie

nicht-medizinische Kaugummis seien in Anbetracht der hohen Kennzeichnungskraft

und großer Zeichenähnlichkeit hinreichend ähnlich, um eine Verwechslungsgefahr

zu begründen.

II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des

angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das

Berufungsgericht.

1. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine

Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "Kinder" und dem angegriffenen

Zeichen "Kinder Kram" (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), hält der revisionsrechtlichen

Nachprüfung nicht stand.

a) Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings im

vorliegenden Verletzungsprozess im Hinblick auf die Markeneintragung vom Bestand

der Klagemarke ausgegangen.

aa) Ohne Erfolg beruft sich die Revision zur Begründung ihrer

gegenteiligen Ansicht, mit der sie die Löschungsreife der Marke "Kinder" im

Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der Kollisionsmarke "Kinder Kram"

geltend macht, auf die Bestimmung des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG. Nach

dieser Vorschrift hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, die Benutzung

einer Marke mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, wenn ein Antrag auf Löschung

der Eintragung der prioritätsjüngeren Marke zurückzuweisen wäre, weil die ältere

Marke am Tage der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke wegen

absoluter Schutzhindernisse hätte gelöscht werden können (§ 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt.

2, § 50 Abs. 1 Nr. 3, § 51 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG). Nach seinem Wortlaut eröffnet

§ 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG für den Inhaber der jüngeren eingetragenen

Marke im Verletzungsverfahren die Möglichkeit, über das Vorliegen absoluter

Schutzhindernisse der prioritätsälteren Marke nach § 8 MarkenG eine (erneute)

Prüfung herbeizuführen. Die Vorschrift ist jedoch im Wege teleologischer

Reduktion einschränkend auszulegen. Danach kann im Verletzungsprozess das

Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen der prioritätsälteren Marke nicht zur

Überprüfung gestellt werden, wenn dies - wie im Streitfall - (noch) im

Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nach §§ 50, 54

MarkenG und im Verfahren vor dem Bundespatentgericht erfolgen kann (vgl.

Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 22 Rdn. 12; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7.

Aufl., § 22 Rdn. 14; a.A. Rohnke, Festschrift für Hertin, S. 643, 657 ff. = GRUR

2001, 696, 701 ff.).

Unter Geltung des Warenzeichengesetzes entsprach es ständiger

Rechtsprechung (vgl. RG GRUR 1934, 360, 361 - Antimott/Mott-Nie; GRUR 1943, 41,

43 - Strickende Hände; BGH, Urt. v. 15.4.1966 - Ib ZR 85/64, GRUR 1966, 495, 497

= WRP 1966, 369 - UNIPLAST; Urt. v. 25.5.1979 - I ZR 132/77, GRUR 1979, 853, 854

= WRP 1979, 780 - LILA) und einhelliger Ansicht im Schrifttum (vgl. Reimer,

Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 4. Aufl., Kap. 5 Rdn. 4 Anm. 3 b; Tetzner,

Warenzeichengesetz, § 4 Rdn. 6; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12.

Aufl., § 4 WZG Rdn. 32, m.w.N.; v. Gamm, Warenzeichengesetz, Einf. Rdn. 108 und

111; Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., § 4 Rdn. 3), dass die

ordentlichen Gerichte an die Eintragungsentscheidung des Patentamts gebunden

sind. Dieser Grundsatz sollte durch das Markengesetz keine Änderung erfahren

(vgl. hierzu Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 57 = BlPMZ

1994, Sonderheft, S. 51). Angesichts der Aufgabenverteilung zwischen den

Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten ist nur den ersten die

Zuständigkeit zur Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen zugewiesen (vgl. BGH,

Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 413 f. = WRP 1998, 373 -

Analgin; Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 -

ARD-1). Dadurch wird eine doppelte Inanspruchnahme des Deutschen Patent- und

Markenamts und des Bundespatentgerichts einerseits und der ordentlichen Gerichte

andererseits zur Überprüfung der Löschungstatbestände gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3, §

51 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG vermieden. Zudem werden die Aufstellung

unterschiedlicher Maßstäbe bei der Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse

durch die Eintragungsinstanzen und die Verletzungsgerichte und die Gefahr

widersprechender Entscheidungen zu den tatsächlichen und rechtlichen

Anforderungen nach § 8 MarkenG bei derselben Marke ausgeschlossen.

Eine gegenteilige, ausschließlich am Wortlaut des Gesetzes

ausgerichtete Auslegung des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG würde die

Rechtsdurchsetzung der älteren Marke zudem über Gebühr dadurch erschweren, dass

in jedem Markenverletzungsverfahren bei entsprechendem Vortrag des Inhabers

einer prioritätsjüngeren Marke das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen der

Klagemarke erneut geprüft werden müsste.

Die Bestimmung des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG ist danach

auf Fälle beschränkt, in denen die Löschungsreife der prioritätsälteren Marke im

Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nach § 54 MarkenG

nicht (mehr) geltend gemacht werden kann. Dies kommt einmal in Betracht, wenn

die Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG für die Antragstellung

abgelaufen ist. Der Anwendungsbereich des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG ist

weiterhin eröffnet, wenn am Tag der Veröffentlichung der prioritätsjüngeren

Marke das absolute Schutzhindernis des § 50 Abs. 1 MarkenG nach wie vor bestand,

nachfolgend jedoch entfallen ist und deshalb ein Löschungsverfahren vor dem

Deutschen Patent- und Markenamt erfolglos bleiben muss (§ 50 Abs. 2 Satz 1, § 54

MarkenG).

Zur Darlegung dieses inter partes wirkenden Einwandes gehört

nicht nur ein substantiierter Vortrag zur Fortdauer des von Anfang an

bestehenden Schutzhindernisses bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der

Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang, sondern auch der substantiierte

Hinweis auf solche später eingetretenen Umstände, derentwegen ein Wegfall des

behaupteten Schutzhindernisses möglich erscheint (vgl. Ekey/Klippel/Bous,

Markenrecht, § 22 MarkenG Rdn. 14) und deshalb ein Löschungsantrag keine

Aussicht auf Erfolg verspricht. Nur in einem solchen Fall darf der Inhaber der

jüngeren Marke von der Einleitung des vorrangigen patentamtlichen

Löschungsverfahrens absehen, um sich im Verhältnis zum Inhaber der

prioritätsälteren Marke auf sein eingetragenes Zeichen als Zwischenrecht berufen

zu können. Die Beklagte, die selbst das Löschungsverfahren betreibt, hat

dahingehend nicht vorgetragen. Ein effektiver Rechtsschutz des Inhabers der

jüngeren Marke gegen ein nur formal bestehendes älteres Recht wird dadurch nicht

beeinträchtigt. Soweit der Inhaber der jüngeren Marke nicht ohnehin - im

vorstehend ausgeführten Rahmen - die Möglichkeit hat, die Löschungsreife der

älteren Klagemarke nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG im Verletzungsverfahren

geltend zu machen, kann er neben dem Löschungsantrag beim Deutschen Patent- und

Markenamt zugleich die Aussetzung des Verletzungsverfahrens nach § 148 ZPO

anregen. Je nachdem, wie das Verletzungsgericht die Erfolgsaussichten des

patentamtlichen Löschungsverfahrens und die mit der Aussetzung verbundene

Prozessverzögerung beurteilt, kann die Aussetzung des Verletzungsverfahrens

geboten sein (vgl. auch BGH, Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888,

889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE). Diese Verfahrensweise - Löschungsverfahren und

Aussetzungsmöglichkeit des Verletzungsverfahrens bei durchgehender

Löschungsreife - stellt wegen des weiterreichenden patentamtlichen Verfahrens

mit der Folge der Löschung der Eintragung der älteren Marke gegenüber der nur

zwischen den Prozessbeteiligten wirkenden einredeweisen Geltendmachung der

Löschungsreife im Verletzungsprozess keine durchgreifende Einschränkung der

Rechtsverteidigung für den Inhaber der jüngeren Marke dar.

bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, nach § 22 Abs. 1 Nr. 2

Alt. 2 MarkenG könne die Klägerin aus ihrer Marke schon dann keine Rechte gegen

die Marke "Kinder Kram" herleiten, wenn am Tage der Veröffentlichung der

Eintragung der Kollisionsmarke am 28. Januar 1999 die Voraussetzungen einer

Verkehrsdurchsetzung (§ 4 Abs. 3 WZG, § 8 Abs. 3 MarkenG) nicht mehr bestanden

hätten. Dem kann aus den dargelegten Gründen nicht beigetreten werden. Der

Einwand weggefallener Verkehrsdurchsetzung ist der Beklagten auch nicht über §

22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 1 i.V. mit § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eröffnet (a.A.

Ekey/Klippel/Bous aaO § 49 MarkenG Rdn. 15). Entfallen nach Eintragung einer

Marke aufgrund Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG nachträglich

deren Voraussetzungen, so begründet  dies keine Löschungsreife der Marke

wegen Verfalls. Der Tatbestand der Verkehrsdurchsetzung ist in § 49 Abs. 2

MarkenG nicht angeführt. Die Vorschrift des § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, die den

Fall einer nachträglichen Umwandlung einer Marke zu einer gebräuchlichen

Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen betrifft und dem absoluten

Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entspricht, ist wegen der

abschließenden Aufzählung in § 49 Abs. 2 MarkenG auf den Fortfall der

Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG nicht entsprechend anwendbar (vgl.

auch Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 49 Rdn. 25; Ingerl/Rohnke aaO § 49 Rdn. 29;

v. Schultz/Stuckel, Markenrecht, § 49 Rdn. 11; Ströbele/Hacker aaO § 49 Rdn. 35

ff.).

b) Nicht frei von Rechtsfehlern ist auch die Annahme des

Berufungsgerichts, die Beklagte habe mit ihrer Marke "Kinder Kram" wegen einer

Verwechslungsgefahr in den Schutzbereich der Klagemarke "Kinder" eingegriffen.

aa) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls

vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu

ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit

der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der

Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der

Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der

Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren

Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I

ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 543 = WRP 2002, 534 - BIG; Urt. v. 10.10.2002 - I ZR

235/00, GRUR 2003, 428, 431 f. = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA).

bb) Zwischen "Schokolade" und "Zuckerwaren, Back- und

Konditorwaren, nicht-medizinischen Kaugummis" hat das Berufungsgericht eine

Warenähnlichkeit angenommen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und

wird von der Revision auch nicht angegriffen.

cc) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Annahme

des Berufungsgerichts, die Klagemarke verfüge über eine hohe

Kennzeichnungskraft. Die Feststellungen des Berufungsgerichts vermögen eine

gesteigerte Kennzeichnungskraft nicht zu rechtfertigen.
Das Berufungsgericht ist auf der Grundlage des von der Klägerin vorgelegten

Privatgutachtens der GfK-Marktforschung für April 1997 davon ausgegangen, 71,6 %

der Befragten, die sich zumindest gelegentlich mit Schokolade befassten, seien

der Meinung, "Kinder" deute im Zusammenhang mit Schokolade auf einen bestimmten

Hersteller hin. Bezogen auf die Gesamtzahl der Befragten habe dieser

Bekanntheitsgrad noch 63,6 % betragen. Entgegen der Ansicht des

Berufungsgerichts kann aus der in dem Gutachten ermittelten Zahl derjenigen

Personen, die von der Bezeichnung "Kinder" auf einen bestimmten Hersteller

schließen, nicht auf die Bekanntheit der Klagemarke geschlossen werden.

Zu Recht weist die Revision darauf hin, dass dadurch diejenigen

Befragten in die Ermittlung des Bekanntheitsgrades des Klagezeichens einbezogen

werden, die die Bezeichnung "Kinder" nicht der Klägerin, sondern anderen

Unternehmen zuordnen. Vielmehr ergibt sich aus der Untersuchung der

GfK-Marktforschung für April 1997 für die Gesamtheit der Befragten nur ein

Bekanntheitsgrad von 48,5 % derjenigen, die die Bezeichnung "Kinder" der

Klägerin unmittelbar oder mittelbar über andere Marken zuordnen (Frage 4, F. /F.

-Marken). Dieser prozentuale Bekanntheitsgrad reicht für die Annahme einer

gesteigerten Kennzeichnungskraft im Streitfall nicht aus. Marken, die aufgrund

von Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind, weisen, da sie die ihnen von Haus aus

fehlende Unterscheidungskraft überwunden und sich als betriebliches

Herkunftszeichen im Verkehr durchgesetzt haben, im Regelfall zunächst allein

normale Kennzeichnungskraft auf (vgl. BGH, Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP

1993, 694, 696 - apetito/apitta, m.w.N.; Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 292). mt

Eine Kennzeichnungsschwäche kann für derartige Zeichen nur

angenommen werden, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen. In

der Rechtsprechung und Literatur ist anerkannt, dass die Anlehnung des Zeichens

an beschreibende Angaben die Kennzeichnungskraft schwächt (vgl. BGH, Urt. v.

8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 629 = WRP 2002, 705 - IMS, m.w.N.;

Fezer aaO § 14 Rdn. 291; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 199).

Diese liegen bei der Klagemarke, was das Berufungsgericht nicht

näher untersucht hat, in der die Zielgruppe der Abnehmer der Produkte in

besonderem Maße beschreibenden Bezeichnung von "Kinder" vor (vgl. auch

Handelsgericht Wien WRP 2002, 349, 352 = MarkenR 2002, 211; OLG Wien WRP 2003,

109 = MarkenR 2002, 267; ÖOGH, Beschl. v. 16.7.2002 - 4 Ob 156/02 y). Die

Klagemarke erhält ihre Kennzeichnungskraft gerade aus der Kombination der

graphischen Elemente mit dem Wortbestandteil, während der Wortbestandteil -

anders als das Berufungsgericht angenommen hat - für sich genommen in Bezug auf

die in Rede stehenden Waren jegliche Unterscheidungskraft vermissen lässt.

dd) Das Berufungsgericht ist von einer großen Zeichenähnlichkeit

ausgegangen.

Es hat angenommen, auch das Klagezeichen werde, obwohl es sich um eine

Wort-/Bildmarke handele, von seinem Sinn her als Wort der Umgangssprache

verstanden und erinnert, während die farbliche Ausgestaltung lediglich als

Individualisierung des Schriftzuges aufgefasst werde. Zudem werde der bildliche

Teil der Marke bei einer akustischen Präsentation nicht wahrgenommen. Das

Kollisionszeichen passe in die Reihe von Produkten, für die die Klägerin das

Zeichen "Kinder" als Serienzeichen verwende. Diese Ausführungen des

Berufungsgerichts sind nicht frei von Rechtsfehlern.

(1) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den

jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen (vgl.

BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 -

ATTACHÉ/ TISSERAND; Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP

2001, 41 - Drei-Streifen-Kennzeichnung, jeweils m.w.N.).

(2) Den Gesamteindruck der farbigen Wort-/Bildmarke in

schriftbildlicher Hinsicht hat das Berufungsgericht nicht ermittelt. Es hat auch

nicht festgestellt, dass dem Wortbestandteil in dem Klagezeichen eine besondere,

das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft zukommt (vgl. hierzu: BGH GRUR

2002, 542, 543 - BIG). Von der Annahme einer Markenähnlichkeit in begrifflicher

Hinsicht kann aufgrund der Feststellungen des Berufungsgerichts ebenfalls nicht

ausgegangen werden. Es hat eine solche Markenähnlichkeit nicht ausdrücklich

bejaht. In Anbetracht des begrifflichen Unterschieds von "Kinder" und

"Kinderkram" liegt dies auch fern.

(3) Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen auch eine

klangliche Verwechslungsgefahr nicht. Zwar stellt bei einer kombinierten

Wort-/Bildmarke in der Regel der Wortbestandteil die einfachste Möglichkeit der

Benennung der Marke dar (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002,

167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud). Dies setzt allerdings die Feststellung

voraus, dass dem Wortbestandteil - für sich genommen - nicht wegen des Bestehens

absoluter Schutzhindernisse jeglicher Markenschutz zu versagen ist (§ 8 Abs. 2

u. Abs. 3 MarkenG). Die Wortmarke "Kinder" ist für die in Rede stehenden

Produkte schutzunfähig (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Der Wortbestandteil "Kinder"

der kombinierten Wort-/Bildmarke kann daher ohne Verkehrsdurchsetzung aus

Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks bewirken (vgl. BGH, Urt. v.

6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987

- Festspielhaus).

(4) Dass der Wortbestandteil "Kinder" für sich die

Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG erfüllt, hat

das Berufungsgericht nicht festgestellt.

(5) Das Berufungsgericht hat angenommen, das Kollisionszeichen

passe in die Reihe von Produkten der Klägerin, die das Zeichen "Kinder" als

Serienzeichen tragen. Ob das Berufungsgericht damit eine Verwechslungsgefahr

unter dem Aspekt des Serienzeichens bejahen wollte (vgl. hierzu BGH GRUR 2002,

542, 544 - BIG), ist der Entscheidung nicht eindeutig zu entnehmen. Ohne nähere

Feststellungen hierzu tragen die Ausführungen die Annahme dieser Art der

Verwechslungsgefahr nicht Die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des

Serienzeichens ist gegeben, wenn die Zeichen in einem Bestandteil

übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens

sieht und deshalb nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm

aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I

ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24). Aus einem rein

beschreibenden Begriff, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, kann der Schutz

des Stammbestandteils einer Zeichenserie jedoch nur abgeleitet werden, wenn sich

aufgrund der wiederholten Verwendung des Stammbestandteils dieser im Verkehr

i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat. Denn der Verkehr wird einen nicht

unterscheidungskräftigen Zeichenbestandteil einem bestimmten Unternehmen als

Stamm einer Zeichenserie nur zuordnen, wenn dieser Teil des Zeichens die

mangelnde Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von dem Zeichen

erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen

anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, aufgrund Durchsetzung in den

beteiligten Verkehrskreisen überwunden hat (vgl. auch BGH GRUR 2002, 542, 544 -

BIG).

2. Das Berufungsurteil konnte daher keinen Bestand haben. Der

Senat sieht sich nicht in der Lage, die Frage der Verwechslungsgefahr

abschließend selbst zu beurteilen. Insbesondere müssen die Parteien zur Wahrung

des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs Gelegenheit erhalten, zu den für die

Entscheidung maßgeblichen tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkten bei der

Beurteilung der Verwechslungsgefahr in der Tatsacheninstanz vortragen zu können.

a) Im Rahmen des wiedereröffneten Berufungsrechtszugs wird das

Berufungsgericht auf der Grundlage des Vortrags der Parteien die erforderlichen

Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke nachzuholen haben.
Für die Feststellung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke kommt es

grundsätzlich auf den Zeitpunkt an, zu dem das Kollisionszeichen

kennzeichenrechtlichen Schutz erlangt hat (6. Oktober 1998), wobei allerdings

eine etwaige Schwächung der Kennzeichnungskraft bis zum Zeitpunkt der letzten

mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz zu beachten ist (vgl. hierzu BGH,

Urt. v. 21.2.1975 - I ZR 18/74, GRUR 1975, 370, 371 = WRP 1975, 298 - Protesan;

vgl. auch BGH GRUR 2003, 428, 433 - BIG BERTHA). Bei der Beurteilung der

Kennzeichnungskraft wird das Berufungsgericht weiter zu berücksichtigen haben,

dass der Grad der Kennzeichnungskraft einer Marke nicht allein durch die

Ermittlung eines bestimmten prozentualen Bekanntheitsgrades als erfüllt

angesehen werden kann, sondern eine Beurteilung unter Heranziehung aller

relevanten Umstände erforderlich ist, insbesondere der Eigenschaften, die die

Marke von Hause aus besitzt, des Marktanteils der mit der Marke versehenen

Waren, der Intensität, der geographischen Ausdehnung und der Dauer der Benutzung

sowie des Werbeaufwandes (vgl. EuGH, Urt. v. 14.9.1999 - Rs. C-375/97, Slg.

1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73, 75 Tz. 27 = WRP 1999, 1130 - Chevy; BGH,

Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 -

DKV/OKV).

b) Sollte es im weiteren Verfahren auf das Vorliegen einer

Verkehrsdurchsetzung des reinen Wortzeichens "Kinder" ankommen, wird das

Berufungsgericht hierzu von der Notwendigkeit einer nahezu einhelligen

Verkehrsbekanntheit auszugehen haben, weil "Kinder" die Abnehmerkreise der in

Rede stehenden Waren glatt beschreibt (vgl. auch EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - Rs.

C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2799 = GRUR 1999, 723, 727 Tz. 50 = WRP 1999, 629

- Chiemsee).

c) Die Klägerin hat eine Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG auch zwischen ihrer Wortmarke "Kinderschokolade" und dem

Kollisionszeichen "Kinder Kram" der Beklagten geltend gemacht. Das

Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt folgerichtig - hierzu keine

Feststellungen getroffen. Sollte es auf diesen Punkt ankommen, wird von

folgendem auszugehen sein:

Die Wortmarke "Kinderschokolade" wird durch den Wortbestandteil "Kinder" nicht

derart geprägt, dass der weitere Bestandteil "Schokolade" der Marke der Klägerin

dahinter so weit zurücktritt, dass er den Gesamteindruck der Wortmarke nicht

mehr mitbestimmt (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud; GRUR 2002, 542, 543 -

BIG). Denn die Wortbestandteile "Kinder" und "Schokolade" der Wortmarke Nr.

1006192 der Klägerin bezeichnen die Zielgruppe und das Produkt. Keiner dieser

beschreibenden Wortbestandteile prägt das Gesamtzeichen allein. Gleiches gilt

für das Gesamtzeichen "Kinder Kram" der Beklagten.

(Unterschriften)