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Lässt sich der KitKat-Riegel als 3D-Marke schützen?

Von Rechtsanwalt Michael Terhaag
und Rechtsanwalt Christian Schwarz

Bekanntlich lassen sich verschiedene Markenformen eintragen. Es gibt Wortmarken, Bildmarken, Farbmarken und auch sogenannte dreidimensionale Marken. Schutzfähig sind also letztlich auch Formen und Gestaltungen.

In der Praxis sind es häufig Verpackungen, wie zum Beispiel die Flasche des Fruchtsaftherstellers Granini. Nun geht es um einen Schokoriegel – und die Frage, ob dieser auch 3D-Markenschutz beanspruchen kann.

Das Gericht der Europäischen Union hatte darüber nun zu entscheiden und hatte zunächst schlechte Nachrichten für die KitKat-Mutter Nestlé (EuG, Urteil vom 15. Dezember 2016, Az. T-112/13 - englische Version).

Was war geschehen?

Im Jahr 2002 meldete das Unternehmen Nestlé beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine dreidimensionale Marke an, die dem von ihr vermarkteten Produkt „Kit Kat 4 Finger“ entspricht.  Das EUIPO trug die Marke im Jahr 2006 für folgende Erzeugnisse ein: „Bonbons; Bäckereierzeugnisse, feine Backwaren, Kleingebäck; Kuchen, Waffeln“.

Im Jahr 2007 beantragte Cadbury Schweppes (nunmehr Mondelez UK Holdings & Services) beim EUIPO die Nichtigerklärung der Marke. Fünf Jahre später wies das EUIPO diesen Antrag in der Erwägung zurück, dass die Marke von Nestlé aufgrund ihrer Benutzung in der Union Unterscheidungskraft erlangt habe. Mondelez beantragte anschließend beim Gericht der Europäischen Union (EuG) die Aufhebung der Entscheidung des EUIPO.

Das EuG fragt: Wie bekannt ist eigentlich KitKat?

Das EuG gab Mondelez Recht und hob die Entscheidung des europäischen Markenamtes auf. Das Amt müsse erneut prüfen, ob die angemeldete 3D-Marke zum Anmeldezeitpunkt Unterscheidungskraft aufgrund der Benutzung durch Nestlé in den 15 betroffenen EU-Mitgliedsstaaten für die Waren „Bonbons und Kleingebäck“ erlangt hatte.

Insoweit reiche es nicht aus, nachzuweisen, dass ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise in der gesamten Union – alle Mitgliedstaaten und alle Regionen zusammengenommen – eine Marke als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der mit ihr bezeichneten Waren wahrnehme, so die Richter. Im Fall einer Marke, die wie diejenige von Nestlé keine originäre Unterscheidungskraft in der gesamten Union besitzt, muss nämlich der Nachweis der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft für alle betroffenen Mitgliedstaaten erbracht werden. Mit anderen Worten, es ist die Frage zu stellen: „Wie bekannt ist KitKat eigentlich?“

Ungeachtet des Nachweises, dass die streitige Marke in zehn Ländern (Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Finnland, Schweden und Vereinigtes Königreich) Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hatte, durfte das EUIPO seine Prüfung nicht abschließen, ohne sich zu der Wahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise unter anderem in Belgien, Irland, Griechenland und Portugal zu äußern - und ohne die für diese Mitgliedstaaten erbrachten Nachweise zu untersuchen. Dies müsse nun nachgeholt werden.

EuG fragt auch: Ist KitKat eine Waffel?

Außerdem wies das EuG darauf hin, dass kein Nachweis dafür erbracht worden ist, dass die Marke für Bäckereierzeugnisse, feine Backwaren, Kuchen und Waffeln benutzt worden ist. Diesbezüglich habe das EUIPO bei der Prüfung einen Rechtsfehler begangen. Die Nachweise gebe es nur für „Bonbons“ und „Kleingebäck“. Für eine Gruppe von Waren, die mehrere Untergruppen hat, ist der Markenschutz allerdings nur für die Untergruppen gegeben, in welchen die Marke auch tatsächlich genutzt wird.

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